Category Archives: Articles And Publications

29 Jan

Markaların Uluslararası Tescili

EYUBOĞLU AVUKATLIK BÜROSU

 2020-2021 Yılı Avukatlık Staj Ödevi

 

MADRİD PROTOKOLÜ UYARINCA MARKALARIN ULUSLARARASI TESCİLİ

 

 Av. Aytin Arzum DEMİREL

 

 

MADRİD PROTOKOLÜ UYARINCA MARKALARIN ULUSLARARASI TESCİLİ

Markaların korunmasında mülkilik ilkesi hakimdir. Bu ilke uyarınca, bir marka tescil edildiği ülke ile sınırlı bir korumaya sahiptir. Bunun sonucunda birden fazla ülkede markasının korunması isteminde bulunan kişinin her bir ülkede ayrı ayrı tescil başvurusunda bulunması gerekir. Markanın yurtdışında da korunması isteniyorsa, koruma talep edilen ülkelerde de tescil ettirilmesi gerekmektedir. Tescil talep edilen ülke ofislerine tek tek başvuru yapılabileceği gibi, belirli tescil sistemlerinin kullanılması sureti ile tek bir başvuru ile birden çok ülkede koruma elde edilebilmesi mümkündür.

 

  1. Uluslararası Marka Tescilinde Başvuru Sistemleri

Uluslararası marka tescili bakımından farklı başvuru sistemleri mevcuttur. Bunlardan bazıları şunlardır: Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO), Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO), Afrika Bölgesel Fikri Mülkiyet Örgütü (ARIPO), Afrika Fikri Haklar Örgütü (OAPI).

  1. WIPO, Tek bir başvuru ile Avrupa Birliği de dahil Madrid Protokol’üne taraf birden fazla ülkede koruma sağlayan bir sistemdir. 193 üye devletle Birleşmiş Milletler’in kendi kendini finanse eden bir kuruluşudur.[1] Bu yolun kullanılabilmesi için ön koşul, markanın Madrid Protokülü’ne üye ülkelerden herhangi birinde tescilinin olması veya tescil için başvurusunun yapılmış olmasıdır. Türk Patent ve Marka Kurumu’nun internet sitesinde yer aldığı üzere, 2020 Temmuz itibariyle Madrid sistemine üye ülkeler şu şekildedir: “Afganistan, Arnavutluk, Cezayir, Andora, Angola, Antigua ve Barbuda, Arjantin, Ermenistan, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Bahamalar, Bahreyn, Bangladeş, Barbados, Belarus, Belçika, Belize, Benin, Butan, Bolivya (Çokuluslu Devlet), Bosna Hersek, Botsvana, Brezilya, Brunei Sultanlığı, Bulgaristan, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Kamboçya, Kamerun, Kanada, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Şili, Çin, Kolombiya, Komorlar, Kongo, Cook Adaları, Kosta Rika, Fildişi Sahili, Hırvatistan, Küba, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Danimarka, Cibuti, Dominika, Dominik Cumhuriyeti, Ekvador, Mısır, El Salvador, Ekvator Ginesi, Eritre, Estonya, Esvatini, Etiyopya, Fiji, Finlandiya, Fransa, Gabon, Gambiya, Gürcistan, Almanya, Gana, Yunanistan, Grenada, Guatemala, Gine, Gine-Bissau, Guyana, Haiti, Vatikan, Honduras, Macaristan, İzlanda, Hindistan, Endonezya, İran (İslam Cumhuriyeti), Irak, İrlanda, İsrail, İtalya, Jamaika, Japonya, Ürdün, Kazakistan, Kenya, Kiribati, Kuveyt, Kırgızistan, Lao Demokratik Halk Cumhuriyeti, Letonya, Lübnan, Lesoto, Liberya, Libya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Madagaskar, Malawi, Malezya, Maldivler, Mali, Malta, Marşal Adaları, Moritanya, Mauritius, Meksika, Monako, Moğolistan, Karadağ, Fas, Mozambik, Myanmar, Namibya, Nauru, Nepal, Hollanda, Yeni Zelanda, Nikaragua, Nijer, Nijerya, Niue, Kuzey Makedonya, Norveç, Umman, Pakistan, Panama, Papua Yeni Gine, Paraguay, Peru, Filipinler, Polonya, Portekiz, Katar, Kore Cumhuriyeti, Moldova Cumhuriyeti, Romanya, Rusya Federasyonu, Ruanda, Saint Kitts ve Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent ve Grenadines, Samoa, San Marino, Sao Tome ve Principe, Suudi Arabistan, Senegal, Sırbistan, Seychelles, Sierra Leone, Singapur, Slovakya, Slovenya, Solomon Adaları, Somali, Güney Afrika, Ispanya, Sri Lanka, Sudan, Surinam, İsveç, İsviçre, Suriye Arap Cumhuriyeti, Tacikistan, Tayland, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad ve Tobago, Tunus, Türkiye, Türkmenistan, Tuvalu, Uganda, Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Birleşik Tanzanya Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Uruguay, Özbekistan, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Yemen, Zambiya, Zimbabve.”[2]

 

  1. EUIPO, Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin tümünde koruma sağlayan bir sistemdir. Topluluk Marka Tescili için yetkili ofis, İspanya Alicante’de bulunan İç Pazarda Uyum Ofisi (EUIPO-European Union Intellectual Property Office)dir. Markanın Topluluk üyesi ülkelerden herhangi birinde kullanılması, toplulukta kullanım sayılmaktadır.
  2. ARIPO, Doğu Afrika’da üye ülkeler olan; “Botsvana, Eswatini Krallığı, Gambiya, Gana, Kenya, Lesoto Krallığı, Liberya, Malawi, Mauritius, Mozambik, Namibya, Sao Tome ve Principe, Seyşeller, Sierra Leone, Somali, Sudan, Tanzanya, Uganda, Zambiya, Zimbabve”[3] için tek başvuru ile bölgesel marka koruması sağlanmaktadır.
  3. OAPI, üyesi Batı Afrika ülkeleri olan “Benin, Burkina-Faso, Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Kongo, Ekvator Ginesi, Gabon, Gine (Konakri), Gine-Bissau, Fildişi Sahili, Mali, Moritanya, Nijerya, Senegal, Comores, Togo”[4]da, tek başvuru ile bölgesel marka koruması sağlanmaktadır.

Aşağıda ise Madrid Protokol’ü kapsamında WIPO’ya yapılacak marka tescil başvurularının sürecine ilişkin açıklamalar yer almaktadır.

  1. Madrid Protokolü Kapsamında WIPO Başvuru Süreci

Uluslararası tescil başvurusunun, menşe ofis (Türkiye için Türk Patent ve Marka Kurumu) aracılığıyla WIPO’ya sunulması zorunludur. Başvuru yapacak kişi veya firmanın başvuruma yetkisine sahip olduğu menşe ülke ofisinde (menşe ofis) tescilli veya başvuru halinde bulunan bir markası olması Madrid Protoklü kapsamında WIPO nezdinde uluslararası marka tescili için ön şarttır.

Kurumda başvuru halinde bulunan veya tescilli bir markaya dayanarak, Madrid Protokolü hükümleri çerçevesinde yapılacak uluslararası başvuruların veya uluslararası başvurulara ilişkin taleplerin WIPO’ya iletilmesinin istenmesi durumunda; Kurum, Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Anlaşması ve Bu Anlaşmaya İlişkin Protokolün Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde gerekli işlemleri yapar. Söz konusu taleplerin değerlendirmeye alınabilmesi için bazı bilgi ve belgelerin verilmesi zorunludur:

  • Talep formu.
  • İlgili talebe ilişkin olarak usulüne uygun ve İngilizce doldurulmuş, Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı tarafından sağlanan resmi form.
  • Menşe ofis taleplerinin Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatına bildirilmesi ücretinin ödendiğini gösterir bilgi.

 

  1. Başvuruda Bulunacak Kişi

Uluslararası marka tescil başvurusu, Madrid Protokolüne taraf olan bir ülkede;

  • Gerçek ve etkin sınaî veya ticari bir kuruluşu olan
  • Veya o ülkede yerleşik olan
  • Veya o ülkenin tabiiyetinde olan bir gerçek veya tüzel kişi tarafından yapılabilir.[5]

Milletlerarası tescil başvurusunda bulunan kişi ile bu başvuruya dayanak oluşturan esas başvuru/esas tescil sahibinin aynı kişi olması gerekir.[6] Bir diğer önemli husus ise, başvuru sahibi uluslararası tescil talebinde bulunacağı markaya ilişkin, esas tescili veya esas başvuruyu oluşturan markanın birebir aynısını kullanması gerekliliğidir.

  1. Başvuru İşlemleri

Başvuru sahibi, markasını uluslararası alanda tescil ettirme sürecinde, esas tescilin yahut başvurunun mal ve hizmet listesinde yer alan mallar ve hizmetler için uluslararası tescil talebinde bulunabilir. Bunun yanı sıra, esas tescilin ya da başvurunun sınıf veya mallar ve hizmetleri anlamında daraltma yapılabilmesi mümkündür. Ancak esas tescilin ya da başvurunun kapsamadığı mallar ve hizmetler eklenerek genişletme yapılması mümkün değildir.

 

Protokol’ün 3.2. maddesine göre, başvuru sahibi mal ve hizmetleri sınıflandırmadığı takdirde ise bu sınıflandırma büro tarafından yapılır. Ayrıca, yapılan sınıflandırma büro denetimine tabidir. Sınıflandırma yapılmazsa ya da yanlış yapılırsa, bunu tespit eden büro sınıflandırmayı menşe ofisin onayını veya görüşünü almak suretiyle kendisi yapar. Bu konuda Büro ile menşe ofisi arasına yaşanacak görüş ayrılıklarında, Büro’nun görüşü esas alınır. (Nizamname md.12.9)[7]

 

Başvuru için sunulması gereken bazı evraklar mevcuttur:

  • Menşe Ofis taleplerinin WIPO’ya bildirilmesi ücretinin ödendiğini gösterir bilgi.
  • İlgili talebe ilişkin olarak usulüne uygun ve İngilizce doldurulmuş, WIPO tarafından sağlanan MM2 formu. (Eğer ABD’ye başvuru yapılacaksa yanında MM18 formu da sunulmalıdır.)

 

Başvuru sahibinin kendisi ya da tayin edeceği marka vekili, işlemi yapmaya ve sürdürmeye yetkilidir.

 

Başvurular TPMK tarafından şekli açıdan incelendikten sonra WIPO’ya gönderilir, başvurunun iki ay içerisinde WIPO’ya iletilmesi gerekmektedir. Başvuru, usulüne uygun yapılmış ve gerekli şartları taşıyor ise, Büro, başvuruyu uluslararası sicile tescil eder. Uluslararası Büro’nun başvuruyu ayırt edicilik veya önceki hakların varlığı gibi mutlak ya da nispi ret nedenleri açısından incelemesi söz konusu değildir. Başvurunun mutlak ya da nispi ret nedenleri bakımından incelenmesi belirlenen akit tarafların yasal mevzuatları çerçevesinde yapılacaktır.[8] Ardından tescil, belirlenen üye ülkelere bildirilir. Her ülke başvuruyu kendi marka mevzuatı çerçevesinde incelemekte olup, her ülke başvuruyu kısmen veya tamamen reddetme hakkına sahiptir. Başvurunun tescil tarihi ise başvurunun Büroya vardığı tarih olup, başvuruda menşe ofis ya da başvuru sahibi tarafından giderilebilecek eksiklikler mevcutsa ve bu eksiklikler 3 ay içinde giderilmezse başvuru geri çekilmiş sayılır.

 

  1. Markanın Koruma Süresi

Tescil edilen markanın koruma süresi ise Türkiye’de mevcut uygulamadaki koruma süresi ile aynı olarak 10 yıldır ve söz konusu tescil 5 yıllık süre boyunca esas tescile bağlıdır.

 

Uluslararası tescil, markanın tescil talep edilen bir ülkede hükümsüz sayılmasıyla, o ülke bakımından tescil etkisini kaybeder. Bir milletlerarası tescilin, markanın belirlenen bir akit tarafın yetkili makamınca hükümsüz sayılmak suretiyle etkisini kaybedebilmesi için, mutlak milletlerarası tescil sahibine uygun bir süre zarfında haklarını savunma imkanının verilmesi gerekmektedir. (Protokol md. 5.6)[9] …bildirim yükümlülüğü, hükümsüzlük kararının verilmesiyle birlikte doğar ve ilgili ofis, verilen hükümsüzlük kararını Büro’ya bildirmekle yükümlüdür. (Protokol md.5.6)[10] Büro’ya bildirilmesi gereken hükümsüzlük kararı, başvuru yollarının tükendiği, yani kesinleşmiş karardır. (Nizamname md.19.1)[11]

 

  1. Ulusal Tescilin Uluslararası Bir Tescille Değiştirilmesi

Marka sahibinin Türk Patent ve Marka Kurumu’na doğrudan yaptığı bir talep üzerine, ulusal tescilin uluslararası bir tescille değiştirilmesi mümkündür. Bu husus, sicile kaydedilir ve söz konusu durum WIPO’ya bildirilir. Yer değiştirme işleminin gerçekleştirilebilmesi için gerekli şartlar Sınai Mülkiyet Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 26. Maddesinin 2. Fıkrasında sayılmıştır:

  • Ulusal ve uluslararası başvurular aynı sahip adına olmalıdır.
  • Uluslararası başvurunun koruma alanı belirlenmiş akit tarafı da kapsamalıdır.
  • Ulusal başvuruda yer alan tüm mal ve hizmetler aynı zamanda uluslararası başvuru kapsamında belirlenmiş akit taraf için de bulunmalıdır.

Ayrıca, yer değiştirme işlemi için, talep formunun ve ücretin ödendiğini gösterir belgelerin verilmesi zorunludur.

 

  1. Uluslararası Tescilin Ulusal Tescile Dönüştürülmesi

Benzer şekilde, menşe ofiste uluslararası başvuru veya tescilin herhangi bir nedenle hükmünü yitirmesi durumunda, Madrid Protokolünün 5 inci mükerrer 9 uncu maddesi gereğince uluslararası tescilin ulusal tescile dönüştürülmesi mümkündür. Buna ilişkin talep, üç ay içerisinde Türk Patent ve Marka Kurumu’na sunulmalıdır. Dönüştürme işlemi için, gerekli bilgi ve belgeler Sınai Mülkiyet Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 27. Maddesinin 2. Fıkrasında sayılmıştır:

  • Talep formu.
  • Dönüştürme işlemine konu mal ve hizmetlerin yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe çevirisi.
  • Ücretin ödendiğini gösterir bilgi.

 

  1. Madrid Protokolü Kapsamında WIPO Nezdinde Marka Tescil Başvurusu İçin Ödenmesi Gereken Ücret

Uluslararası marka tescil başvurusu için ödenmesi gereken iki tür ücret bulunmaktadır. Bunlardan biri TPMK sitesi içerisinde yer alan ve Türk Patent ve Marka Kurumu’na Türk Lirası cinsinden ödenmesi gereken uluslararası başvurunun WIPO’ya bildirim ücreti, diğeri ise WIPO’ya İsviçre Frangı cinsinden ödenmesi gereken uluslararası marka başvuru ücretidir.

WIPO’ya ödenecek ücret, başvuru kapsamındaki sınıf sayısı, koruma talep edilen ülke sayısı, marka örneğinin renkli olup olmaması, şekil unsuru içerip içermemesi gibi durumlara göre değişkenlik gösterebilmektedir. Bu ücretin hesaplanması için WIPO internet sitesinde https://www.wipo.int/madrid/feescalculator/ linkinde yer alan otomatik hesaplama aracı “Fee Calculator” kullanılması gerekmektedir.

WIPO için ödenmesi gereken ücret ödendikten sonra dikkat edilmesi gereken önemli bir konu, SWIFT referans numarasının MM2 formunun “Fee Calculation” sayfasında “payment identification” olarak yazılması gerektiğidir. Bu açıklama, WIPO’nun ödemenin hangi uluslararası başvuru için olduğunu belirlemesi açısından önemlidir. Aksi durumda, MM2 formu WIPO’ya iletilmiş olsa bile ücret uygunsuzluğu yazısı alınması söz konusu olacaktır.

 

  1. Tescil Talep Edilen Ülkelerden Gelebilecek Kararlar ve Cevap Süreleri

Madrid Protokolü uyarınca yapılan uluslararası başvurunun uluslararası sicile tescilinin ardından WIPO, başvuruyu tescil talep edilen taraf ülkelere iletir. Başvurunun kendilerine iletilmesinin ardından ülkeler, başvuruyu kendi mevzuatları çerçevesinde tescil edilebilirlik kriterleri uyarınca incelerler. Yapılacak inceleme sonucunda, başvuru red veya kabul edilebilir.

  1. Başvurunun Reddedilmesi

Tescil talep edilen ülkeden gelecek red bildirimi, bildirimde bulunan ofisin re’sen incelemesi gereken bir nedene veya itiraza dayalı bir nedene yahut her ikisine ilişkin olabilir. Ancak belirlenen ülkenin ofisi red bildirimini şekli nedenlere dayandıramaz. Ayrıca, belirlenen ülkenin ofisi sınıflandırmanın yanlış yapıldığı kanaatini taşısa bile, buna dayanarak red bildiriminde bulunamaz.

Redde ilişkin bildirim süresi, belirlenen ülkenin seçimine göre 12 veya 18 aylık bir süredir.

Büro, red bildirimini, gönderdiği tarih itibariyle, içeriğinde yer alan bilgilerle birlikte sicile tescil eder. Büronun red bildirimini başvuru sahibine göndermesinden sonraki süreç, başvurunun red bildiriminde bulunan ofise doğrudan yapılmış olması halindeki süreçle aynı olup, anılan sürece büro dahil olmaz.

Red bildiriminin usulüne uygun yapılmaması halinde, bildirim sicile kaydedilmez ve böyle bir bildirim hiç yapılmamış gibi işlem görür. Red bildiriminde giderilebilecek eksiklikler söz konusu ise, bildirimi gönderen ofise, talep tarihinden itibaren iki ay içinde usulüne uygun bir bildirim göndermesi talep edilir ve usulüne uygun olmayan bildirim ile ilgili ofise yönelik talep yazısının suretleri başvuru sahibine gönderilir.

Belirlenen ülke ofisi, süresi içinde red bildiriminde bulunmadığı takdirde marka uluslararası tescil tarihinden itibaren o ülkede tescil edilmiş gibi korunur.

Büroya red bildirimi göndermeyen bir ofis, yapılan tercihe göre Protokol 5.2 (a) veya (b)’de öngörülen süre (12 ay – 18 ay) zarfında aşağıdaki hususlardan birini içeren bir bildirimi Büro’ya gönderebilir:[12]

  1. Kendi nezdindeki tüm süreçlerin tamamlandığı ve kendisince uluslararası tescile konu markaya koruma sağlanacağı yönünde karar verdiği
  2. Re’sen inceleme aşamasının sona erdiği ve bu aşamada herhangi bir red nedeni bulunmadığı ancak üçüncü bir kişi tarafından marka korumasına itiraz edilebileceği ve/veya görüş bildirilebileceği

Bildirim uluslararası sicile tescil ve ilan edilir ve bir sureti başvuru sahibine gönderilir.

Bu noktada şunu belirtmek gerekir ki, koruma sağlandığına ilişkin bildirim zorunlu değildir, red bildirimi gönderilmemesi de koruma sağlandığı anlamına gelir.

  1. Başvurunun Kabul Edilmesi

Büro, usule uygun yapılığını ve gerekli şartları taşıdığını tespit ettiğinde, söz konusu başvuruyu derhal milletlerarası sicile tescil eder.

Tescil tarihi, başvurunun menşe ofisçe alındığı tarihten itibaren 2 ay içinde Büro’ya vardığı takdirde, menşe ofisçe başvurunun alındığı tarihtir. Ancak bu süreden sonra büroya vardıysa, büroya vardığı tarihtir. Marka ve milletlerarası sicile tescil edilen diğer bilgiler Büro tarafından düzenli olarak çıkarılan gazetede ilan olunur.

  1. Milletlerarası Sicile İlişkin Bazı Değişiklik Talepleri
  2. Marka Sahibi Değişikliği

Marka sahibi değişikliği halinde, yeni marka sahibinin sicile tescili için milletlerarası marka başvurusunda bulunmak hakkını haiz olması şartı aranmaktadır. Yeni malik, milletlerarası tescil başvurusunda bulunmuş olsaydı, mevcut milletlerarası tescil ile belirlenen akit tarafları belirleyebilecek idiyse, yeni malik olmak bir anlam taşıyacaktır.[13] Buna karşılık, tescil talep edilen ülkenin, marka sahibi değişikliğinin kendi ülkesi için hüküm ifade etmediğini öne sürmesi halinde tescil, belirlenen ülke açısından eski marka sahibi adına kayıtlı kalmaya devam eder. Ayrıca, marka sahibi değişikliğinde MM5 formu kullanılır.

  1. Markanın Sınırlandırılması

Markanın sınırlandırılmasında, markanın koruma talep edilen ülkelerin tamamında veya bir kısmında sınırlamaya konu mal ve hizmetlerin artık korumadan yararlanmaması söz konusudur ancak sınırlama sonucunda, sınırlama kapsamına giren mal ve hizmetlerin sicilden terkin edilmeleri söz konusu değildir. Bu nedenle, sonradan belirlemeye konu olmaları mümkündür. Sınırlama başvurusu için MM6 formu kullanılır.

  1. Markadan vazgeçilmesi

Markadan vazgeçilmesi, markanın koruma talep edilen ülkelerin bazılarında mal ve hizmetlerin tümünü kapsayacak şekilde gerçekleşir. Ancak, markadan vazgeçilmesinde sınırlamaya benzer şekilde sonradan belirleme mümkündür. Vazgeçme başvurusu için, MM7 formu kullanılır.

  1. Markanın Terkini

Markanın terkininde, mal ve hizmetlerin tümü veya bir kısmına ilişkin olarak koruma talep edilen ülkelerde sürekli olarak milletlerarası sicilden terkin söz konusudur. Markaya, terkin olunan mal/hizmetler bakımından koruma sağlamanın yolu, yeni bir milletlerarası tescil başvurusu yapmaktır.[14] Terkin başvurusu için, MM8 formu kullanılır.

  1. Marka sahibinin ad veya adres değişikliği

Marka sahibinin ad veya adres değişikliği halinde, bildirim için MM9 formu kullanılır.

  1. Vekilin adında veya adresinde değişiklik

Vekilin adında veya adresinde değişiklik halinde ise, bildirim için MM10 formu kullanılır.

  1. Başvuruya Sonradan Ülke Eklenmesi

Bu noktada önem arz eden bir diğer husus “sonraki belirleme (subsequent designation)” ilkesidir. Bu durum ise tescilin ilk yapıldığı tarihte seçilmemiş bazı ülkelerin yeni bir taleple uluslararası tescil kapsamına eklenmesinin mümkün olduğunu ifade etmektedir. Ayrıca, başvuru sahiplerinin esas tescile / başvuruya bağımlılık süresi içerisinde markanın kısmen / tamamen iptal edilmesinin dezavantajlarından korunmasının sağlanması amacıyla Protokol’de dönüştürme (transformation) prosedürü düzenlenmiştir.[15] Başvuru sahibi bir takım ticari sebeplerde uluslararası tescil başvurusunu bazı Akit Taraflarla sınırlı tutmuş ancak sonradan tescilin sağladığı korumanın kapsamına başka Akit Tarafları da dahil etmek istemiş olabilir. Aynı durum Protokol’e sonradan katılan ülkelere de korumanın genişletilmek istenmesi durumunda da geçerlidir. Bu bağlamda, başvuru sahiplerinin uluslararası tescilin sağladığı korumaya başka Akit Tarafları ilave etmek için menşe ofis aracılığına ihtiyaç olmaksızın doğrudan WIPO’ya yapacağı bir sonraki belirleme talebi ile Madrid Sistemi’nin sağladığı bu kolaylıktan faydalanması mümkündür.[16]

 

Sonradan ülke eklenmesi talebi, marka sahibi tarafından doğrudan veya menşe ülke vasıtasıyla büroya sunulur. Bu işlem için, MM4 formu kullanılır.

 

Sonradan ülke eklenmesine ilişkin başvuru gerekli şartları taşımıyorsa, kabul edilmez ve büro durumu gönderene bildirir. Bu kapsamda, başvuruya sonradan ülke eklenmesi talebinde bulunan kişi, milletlerarası tescil başvurusunda bulunabilecek kişilerden olmalıdır.

 

Eksiklik, büro tarafından eksikliğin giderildiği tarihten itibaren 3 aylık süre içinde giderilmemişse, sonraki belirlemeden vazgeçilmiş/sonraki belirleme geri çekilmiş sayılır ve büro durumu, marka sahibine ve sonraki belirleme bir ofis tarafından sunulmuşsa marka sahibi yanında o ofise bildirir. Sonradan ülke eklenmesi halinde koruma süresi 10 yıldır. On yıllık süre, sonradan ülke eklendiği tarihten itibaren değil, başvurunun tescil tarihinden itibaren işleyecektir.

 

  1. Uluslararası Marka Tescilinin Yenilenmesi

Yukarıda da ifade edildiği üzere yenileme, 10 yıllık dönemler halinde süresi içinde gerekli ücretin ödenmesi üzerine gerçekleşir. Bu durumda, tescil, herhangi bir değişiklik yapılmaksızın son haliyle yenilenir. Yenileme başvurusu için MM11 formu kullanılır.

 

Yenileme, tescil edilen tüm ülkelerde gerçekleşebileceği gibi sadece bazı ülkelerde gerçekleştirilmesi de mümkündür. Ayrıca, kendi ülkesinde/bölgesinde milletlerarası tescile konu markaya koruma sağlanamayacağı hususunda  (mal ve hizmetlerin tamamı bakımından) red bildiriminde bulunan bir akit taraf için de, milletlerarası tescilin yenilenmesi istenebilir. (Nizamname md.30.2.b.) Bunun sebebi, yenileme sırasında, red bildiriminde bulunan akit tarafta redde ilişkin adli veya idari sürecin devam ediyor olması ihtimalidir.[17] Ancak tescil, bütün mal ve hizmetler için hükümsüzlük bildiriminde bulunan ülke açısından yenilenemez.

 

Tescilin, vazgeçmeye konu ülkeler açısından yenilenmesi ise mümkün olmadığı gibi tescil, sınırlamaya konu mal/hizmetler bakımından yenilenemez. Kısmi terkinde ise milletlerarası sicilin, terkinin kapsamına giren mal/hizmetler bakımından yenilenememesi tabiidir.

 

Sonuç

Yukarıda yer verilen açıklamalardan görülebileceği üzere, marka sahibinin, markasının korunması istemi doğrultusunda her bir ülkede ayrı ayrı tescil başvurusunda bulunması hali artık söz konusu değildir. Aksine, marka sahiplerinin farklı hukuk sistemlerinde markalarının korunmasını daha kolay bir şekilde elde etmeleri mümkündür. Madrid Protokolü’ne üye ülkelerde de bu kapsamda tek bir uluslararası başvuru ile birçok ülkede markaların korunması söz konusudur.

 

Uluslararası tescil başvurusunun Türk Patent ve Marka Kurumu aracılığıyla WIPO’ya gönderilmesi zorunlu olup, başvuru tescil edildiği takdirde koruma süresi 10 yıldır, 10 yılın sonunda, 10’ar yıllık dönemler halinde yenileme yapılması mümkündür. Bu sürenin 5 yılında ise, söz konusu tescil esas tescile bağlıdır. WIPO, başvuruyu tescilin talep edildiği taraf ülkelere iletir. Bu ülkeler, başvuruyu kendi mevzuatları çerçevesinde tescil edilebilirlik kriterleri uyarınca inceleyerek, başvuruyu red veya kabul edilebilirler.

 

Tescil sonrası uluslararası sicilde bazı değişikliklerin yapılması mümkündür. Marka sahibinde değişiklik, markanın sınırlandırılması, markadan vazgeçilmesi, markanın terkini, marka sahibinin ad ve adres değişikliği, vekilin ad ve adres değişikliği, tescil sonrası uluslararası sistemde yapılabilecek değişikliklerdendir.

 

Ayrıca, tescilin ilk yapıldığı tarihte seçilmemiş bazı ülkelerin yeni bir taleple uluslararası tescil kapsamına eklenmesi mümkündür.

 

 

 

KAYNAKÇA

 

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu

 

Sınai Mülkiyet Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Yönetmelik

 

Av. BAYCILI, Damla, Markaların Uluslararası Tescilinde Güncel Gelişmeler, İstanbul Barosu Dergisi, Mart-Nisan 2016

 

KIRCA, İsmail, Markaların Milletlerarası Tescili (Madrid Sistemi), Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Türkiye İş Bankası Vakfı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

 

TAŞ, İlkay, Uluslararası Marka Tescili, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, (2007)

 

TPMK, Uluslararası MARKA Tescil Sistemi, Nasıl Başvuru Yapılır?

 

www.iprgezgini.org/2013/11/04/madrid-protokolu-yoluyla-uluslararasi-marka-tescil-sistemi/

 

www.wipo.int/about-wipo/en/

 

www.aripo.org/member-states/

 

oapi.int/index.php/fr/

29 Jan

Muvafakatname

EYUBOĞLU AVUKATLIK BÜROSU 2018-2019 YILI
AVUKATLIK STAJI ÖDEVİ
MUVAFAKATNAME
Av. Turan KOCAKAYA

1 | S a y f a
MUVAFAKATNAME
“LETTER OF CONSENT”
ÖZ
Turan KOCAKAYA*
6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (“SMK”) ile marka hukukumuza yeni bir uygulama alanı getiren muvafakatname, her yeni hukuki müessese gibi birçok düşünülmesi gereken şeyi de beraberinde getirmektedir. Mutlak ret nedenlerinden SMK m.5.1.(ç)’nin aşılmasını sağlayan muvafakatname ile artık aynı ve ayırt edilemeyecek kadar benzer markaların birlikte tescil edilebilmesi mümkün hale gelmiştir. Böylece marka hukukunda yer alan teklik ilkesi ve kaynak gösterme fonksiyonu tekrar tartışılmalı ve sınırların yeniden çizilmesini gerektirmiştir.
Anahtar Kelimeler: muvafakatname, markaların birlikte var olma sözleşmesi, mutlak ret nedenleri, marka.
ABSTRACT
With the Industrial Property Law no. 6769 (“SMK”), the letter of consent which brings a new field of practice to our trademark law brings many things to be considered like every new legal institution. It is now possible to register the same and highly similar trademarks together with the letter of consent which provides an exemption to SMK Art. 5.1 (d) of the absolute ground of refusals. Therefore, the uniqueness principle and citation function in trademark law should be discussed again and the boundaries have to be redrawn.
Keywords: letter of consent, trademark co-existence agreement, absolute grounds of refusal, trademark.
* 2018-2019 Eyuboğlu Avukatlık Bürosu Stajyer Avukatı.
2 | S a y f a
I. GİRİŞ
Bu çalışma kapsamında marka hukukumuza SMK1 ile birlikte giren muvafakatnameyi inceleyeceğiz. Öncelikle muvafakatnamenin tanımı ve unsurları açıklanacak ve sonrasında hukuki niteliğinin ne olduğu sorununa değineceğiz. Hukukumuza yeni giren bir uygulama olması ile birlikte hukuki niteliğinin belirlenmesi önem arz etmektedir. Ardından muvafakatname ile birlikte marka hukukunda yer alan ilkelere etkilerden bahsedilecektir.
II. MUVAFAKATNAME
A. TANIM
SMK m.5.3 göz önünde bulundurularak muvafakatnamenin tanımı şu şekilde yapılabilir: Muvafakatname; önceki tarihli tescilli/başvuru durumundaki marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek derecede benzer olan bir işaretin marka tescil başvurusuna konu edilmesine yarayan ve önceki tarihli bu marka karşısında işaretlerin benzerliği/karıştırılma ihtimali gerekçesiyle reddedilmesini engellemeye yarayan, önceki tarihli tescilli/başvuru durumundaki marka sahibinin rızasını içerir belgedir.
Tanımdan anlaşılacağı üzere, muvafakatnameden bahsedebilmek için, aynı veya ayırt edilemeyecek derecede benzer olan ve başvuru tarihleri farklı olan iki markanın varlığı gerekmektedir2. Bu markalardan başvuru tarihi önce olan marka, olağan akış içerisinde TÜRKPATENT tarafından mutlak ret nedenlerinden 5.1.ç gereğince re’sen reddedilecektir. SMK m. 5.1.ç’de yer alan markaların aynı veya ayırt edilemeyecek derecede benzer olmalarına ilişkin mutlak ret nedeni Avrupa Birliği’nde mutlak ret nedenleri arasında yer almamakta, ülkemizde de gün geçtikçe bu mutlak ret nedeninin varlığı sorgulanmaktadır3. SMK ile birlikte, bu mutlak red nedeni muvafakatname ile aşılabilir hale getirilmiş ve üçüncü kişilerin bu mutlak ret nedenine dayanarak hükümsüzlük davası açmalarının önüne geçilmiştir. Dolayısıyla artık bu mutlak red nedeninin yumuşatıldığı söylenebilir.
Bu mutlak ret nedenini aşmak için getirilmiş olan muvafakatname için kanun gerekçesinde de şu ifadelere yer verilmiştir: “Söz konusu hükümle birbirleriyle ekonomik veya diğer yönlerden bağlı olanlar başta olmak
1 10.01.2017 RG, 29944.
2 Güneş, s. 64 vd; Memişoğlu, s. 521 vd.
3 EUTMR 2017/1001 Art. 7 “Absolute grounds for refusal” (www.eur-lex.europa.eu Erişim
Tarihi: 25.11.2019).
3 | S a y f a
üzere, başvuru sahiplerinin piyasada birlikte var olma yönünde ortaya koydukları iradenin korunması amaçlanmıştır.”4 Böylece mutlak ret nedenleri her ne kadar kamu düzenine ilişkin olursa olsun, bu kamu düzenine ilişkin olan nedenlerden SMK m.5.1.ç’de düzenlenmiş olan ret nedeni kanuni düzenleme ile birlikte tarafların iradesi ile aşılabilir hale gelmiştir. O halde artık bu mutlak ret nedeninin kamu düzenine ilişkin olması niteliğinin de tartışmalı hale geldiğini söylemek yanlış olmayacaktır5.
B. UNSURLARI
Kanunda muvafakatnamenin yalnızca SMK m.5.1.ç kapsamında reddini engelleyeceği belirtilmiş ayrıntıları ise yönetmeliğe bırakılmıştır.
Sınai Mülkiyet Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Yönetmelik m.10’da muvafakatname ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Buna göre muvafakatnamenin unsurları şu şekilde sıralanabilir:
a) Kurum tarafından geçerli kabul edilen imzalı form şeklinde düzenlenmesi gerekmektedir
Ekte yer verilen TÜRKPATENT tarafından hazırlanmış ve TÜRKPATENT’e ait internet sitesinden ulaşılabilir olan formun muvafakatname veren tarafından doldurularak imzalanması gerekmektedir. Bu muvafakatname formunun içerisinde;
✓ Muvafakat verilen başvuru sahibi veya sahiplerinin kimlik ve iletişim
bilgileri
✓ Muvafakat formunun başvuru aşamasında sunulması halinde muvafakata konu marka örneği, karara itiraz aşamasında sunulması halinde muvafakata konu başvuru numarası.
✓ Muvafakat veren başvuru veya marka sahiplerinin kimlik ve iletişim bilgileri ile muvafakata konu önceki tarihli başvuru veya markalara ait başvuru veya tescil numaraları.
✓ Muvafakat verilen mal veya hizmetler ile bunların sınıf numaraları
✓ Muvafakat formu veya marka sahibi tarafından imzalanmış ise muvafakat yetkisini içeren noter onaylı vekaletname veya söz konusu vekaletnamenin noter onaylı örneği.
4 www.tbmm.gov.tr/kanunlarvekararlar.htm (Erişim Tarihi 24.11.2019).
5 Arkan, s. 9; Güneş, s. 66; Memişoğlu, s. 470, 519 vd.
4 | S a y f a
b) Noter tarafından onaylanması gerekmektedir
Yönetmelik m. 10.1 de belirtildiği üzere TÜRKPATENT’e internet sitesinden ulaşılan formun doldurulduktan sonra TÜRKPATENT’e sunulmadan önce noter tarafından onaylanması gerekmektedir.
c) Muvafakat verilen marka başvurusu hakkında kurum tarafından nihai ret kararı verilmeden önce sunulmalıdır.
Muvafakatname, marka başvurusu esnasında sunulabileceği gibi, marka başvurusu hakkında TÜRKPATENT tarafından nihai olarak red kararı verilmeden önce sunulması gerekmektedir. Zira, kurum nezdindeki başvuru süreci olumsuz olarak kesinleşmeden önce sunulması gerekmektedir ki, muvafakatnamenin fonksiyonu yerine getirilebilsin.
d) Kayıtsız ve şartsız olmalıdır.
Muvafakatname, kayıtsız ve şartsız olarak verilmelidir. Zira muvafakatname ile birlikte yeni bir marka hakkı oluşturulmakta ve bu marka hakkı muvafakatname verene ait marka başvurularından bağımsız olmaktadır.
Muvafakatname kayıtsız ve şartsız olmakla birlikte muvafakatname içeriğinde, muvafakat edene ait markanın tescilli olduğu bir kısım mallar yönünden muvafakat edilmek suretiyle bir kısıtlama yapılabilmesi mümkündür. Bununla birlikte, zaman ve yer yönünden herhangi bir kısıtlama yapılamayacağı gibi, geciktirici ya da bozucu şart da öngörülemez.
e) İnhisari lisans sahipleri varsa bunların yazılı izinlerinin alınması
gerekmektedir.
Muvafakatname ile birlikte, muvafakat verene ait marka hakkından bağımsız bir hak meydana getirilmekte olduğu için, o marka hakkı üzerinde inhisari lisans sahiplerini de yakından ilgilendirmektedir. Zira, inhisari lisans sahipleri kural olarak o markayı kullanmakla tek yetkili kişidir.
III. MUVAFAKATNAMENİN HUKUKİ NİTELİĞİ
Muvafakatnamenin hukuki niteliğinin ne olduğu sorusu birçok açıdan önem taşımaktadır. Öncelikle, bu yeni kurumun hukuki niteliği ona uygulanacak olan hukukun belirlenmesi noktasında yol göstereceği gibi Avrupa Birliği uygulamalarından yararlanırken daha dikkatli olmamızı ve kavram kargaşası yaşamamamızı sağlayacaktır. Bu çerçevede, muvafakatnamenin niteliği noktasında karşımıza iki ana başlık çıkmaktadır. Bunlardan ilki yenilik doğuran hak olup diğeri ise sözleşmedir.
5 | S a y f a
A. TEK TARAFLI İRADE BEYANI
Yenilik doğuran haklar kısaca, sahibine tek taraflı bir irade açıklaması ile yeni bir hukuki durum yaratma, mevcut bir hukuki durumun değiştirilmesi ve sona erdirilmesi yetkisi tanımaktadırlar. Burada irade açıklamasının vardığı tarafın herhangi bir irade beyanına gerek olmaksızın yenilik doğuran hakkın kullanılmasının sonuçları meydana gelir.
Yukarıda (bölüm II, başlık B) muvafakatnamenin unsurları sayılmış ve muvafakat veren tarafından imzalanan bir belge olduğu ortaya koyulmuştu. TÜRKPATENT tarafından hazırlanmış olan ve ekte yer verilen muvafakatname formuna bakıldığında da yine bu durum açık bir şekilde görülmektedir. Bununla birlikte, muvafakatnamenin muvafakatname alan tarafından kuruma sunulması gerektiği de belirtilmiştir. O halde, burada tartışılması gereken, yeni hukuki durumun muvafakatname vermekle mi yoksa o muvafakatnamenin kuruma sunulması anında mı meydana geldiğidir. Zira, yenilik doğuran haklarda bilindiği üzere irade beyanı karşı tarafa varmakla hüküm ve sonuçlarını doğurmaktadır.
Muvafakatnamenin verildiği zaman, hüküm ve sonuçlarını doğurduğu anın değerlendirilmesinde dikkate alınmalıdır. Muvafakatname marka başvurusu yapılmadan önce verildiği takdirde hüküm ve sonuçlarını doğurduğu anın, muvafakatnamenin karşı tarafa vardığı an olarak değerlendirilebilir. Zira bu durumda, muvafakatname kendisine ulaşan kişi, muvafakate konu marka başvurusunu kurum tarafından resen yapılan bir incelemede mutlak ret nedenine takılmaksızın yapma hakkını elde etmiş olacaktır. Burada artık bu hakkı elde eden kişinin bu hakkını kullanıp kullanmaması o hukuki durumda bir değişikliğe yol açmamaktadır.
Bununla birlikte, başvurunun yapılmasından sonra verilen muvafakatnamenin ise hüküm ve sonuçlarını doğurduğu anın, TÜRKPATENT’ e sunulduğu an olarak kabulü daha sağlıklı bir yaklaşım olacaktır. Zira, muvafakatname karşı tarafa ulaşsa dahi, karşı tarafça kuruma sunulmadığı takdirde yine SMK m. 5.1.ç TÜRKPATENT tarafından resen uygulanacak ve marka başvurusu reddedilecektir.
Ayrıca, hukukun genel ilkelerinden çoğun içinde az da vardır/in toto et pars continetur ilkesi gereğince muvafakatname sadece 5.1.ç bakımından marka başvurusunun önünü açmayacak, TÜRKPATENT tarafından mutlak ret nedenleri kapsamında başvuru reddedilmeyip Marka Bülteni’nde yayınlandığı takdirde de SMK m. 6/1, 6/4 ve 6/5
6 | S a y f a
kapsamında başvuruyu korumaya alacaktır6. Bu durumda da, muvafakatnamenin hüküm ve sonuçlarını doğurduğu anın başvuru sahibine ulaştığı an olarak değerlendirilmesi mümkün olabilecektir. Zira bu durumda muvafakatname karşı tarafa ulaştığı anda muvafakati alan tarafın bu işaret üzerinde muvafakat verenin itirazına konu olmayacağına dair bir güvenli hukuki durum yaratır. Burada hakkın kullanılıp kullanılmadığı yine önem taşımayacaktır.
B. SÖZLEŞME-MARKALARIN BİRLİKTE VAR OLMA SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA BAKIŞ
Muvafakatnamenin, TÜRKPATENT formu dikkate alındığında tek taraflı olarak düzenlenen bir belge olduğu açıktır. Bununla birlikte uygulamada ticari hayatın bir gerekliliği olarak muvafakat etme işlemi karşılıksız olarak yapılan bir işlem değildir. Zira bir marka sahibinin, kendisine ait işaret üzerinde ücretsiz olarak bağımsız bir hak yaratılmasına izin vermesi ticari hayatın olağan akışına da aykırıdır.
Uygulamada çoğu zaman muvafakat sözleşmesi adı altında iki taraflı/ivazlı bir sözleşme söz konusu olmaktadır7. Bu sözleşmede, taraflardan biri tescilli markasına ait işaretin aynısını ya da ayırt edilemeyecek kadar benzerini marka tescil başvurusuna konu etmesine muvafakat etmeyi, diğer taraf ise bu muvafakate karşılık belirli bir ücret ödemeyi üstlenir8. Bu sözleşme esasında markaların birlikte var olma sözleşmesi olup, isimsiz bir sözleşme olduğundan dolayı, tarafların karşılıklı muvafakatleri de bu sözleşmede tarafların edimleri olabilecektir.
Bu taraflardan en az birinin, kendi adına tescilli markanın aynısını ya da ayırt edilemeyecek kadar benzerini marka tescil başvurusuna muvafakat etmeyi üstlendiği sözleşmelere markaların birlikte var olma sözleşmesi olarak nitelendirmek doğru olacaktır. Uygulamada kimi zaman markaların birlikte var olma sözleşmesi/ trademark co-existence agreement ile muvafakatname birbirine karıştırılsa da, esas olarak muvafakatname markaların birlikte var olma sözleşmesinde taraflardan en az birinin edimi olarak karşımıza çıkmaktadır.
6 Güneş, 68.
7 Markaların birlikte var olma sözleşmesinin ayrıntılı incelemesi için bkz: Memişoğlu, 521 vd.; Kılıç Ahmet Hasan; Markaların Birlikte Var Olma Sözleşmesi, Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, 2017(2), s. 77-96.
8 Memişoğlu, s. 529 vd.
7 | S a y f a
Avrupa Birliği’nde uygulaması olan markaların birlikte var olma sözleşmesinde, kimi zaman markaların tescil edilmeden birlikte var olmaları da sözleşmeye konu olabilmekteydi. Ancak Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından verilen bir kararda, marka tescil başvurusuna muvafakat etmeyi içermeyen markaların birlikte var olma sözleşmelerinin geçersiz olacağına hükmedilmiştir9. Bu nedenle, muvafakatnamede taraflardan birinin ediminin muhakkak marka tescil başvurusuna izin vermesini içermesi gerekmektedir10.
IV. MUVAFAKATNAMENİN GETİRDİĞİ SORUNLAR
A. MARKANIN TEKLİĞİ İLKESİNİN ORTADAN KALKMASI
Marka hukukuna hakim olan ilkelerden teklik ilkesi gereğince bir tescilli markanın tek bir sahibi olduğu benimsenmiştir11. Böylece, markanın kaynak gösterme fonksiyonunu da yerine getirdiği söylenebilir. Ancak muvafakatname ile artık bir işaret üzerinde birden fazla marka tescili ve birden fazla farklı kişinin bu işaret üzerinde hak sahibi olması teklik ilkesinin istisnalarından birisi haline gelmiştir12. Teklik ilkesine istisna olan muvafakatname ile birlikte aynı zamanda markanın kaynak gösterme fonksiyonu da zayıflamıştır.
Esasında, SMK m. 9 anlamında lisans yoluyla markanın kullandırılması da hak sahibinin kullanımı olarak sayılmış ve kullanım ispatının bu yol ile de sağlanabileceği belirtilmiştir. O halde, bir marka sahibi markasını kendisi kullanmaksızın çeşitli kişilere lisans vermek suretiyle de markasal kullanımı gerçekleştireceği ve korumasını sürdüreceği göz önüne alındığında esasen marka hukukunda teklik ilkesinin halihazırda çok zayıf bir hale geldiği de görülmektedir.
Bununla birlikte, uluslararası Paris Sözleşmesi’nin 5.c.(3) maddesi hükümleri uyarınca, muvafakatnamenin tüketicileri yanıltmayacak şekilde kullanılması hususu düzenlenmiş olup, hukukumuzda da TMK 2 ve bu sözleşme maddesi uyarınca muvafakatnamede bu ilkenin geçerli olduğunu kabul etmek doğru olacaktır. Paris Sözleşmesi m.5.c.(3) şu şekildedir: “Aynı markanın benzer veya mümasil eşyalar üzerinde,
9 General Court of the European Union, Agricola Italiana Alimentare Spa (AIA) v. EUIPO,
T-389/16 (www.curia.europa.eu Erişim Tarihi: 25.11.2019).
10 Giannino, s. 960-962.
11 Arkan, s. 6; Güneş, s. 92; Suluk (Karasu/Nal), s. 8.
12 Güneş, s. 52; Memişoğlu, s. 519; Karasu (Suluk/Nal), s. 178.
8 | S a y f a
korumanın talep edildiği ülkenin dahili kanun hükümleri uyarınca markanın müşterek sahibi olarak telakki edilen sınai veya ticari kuruluşlar tarafından aynı anda kullanılması, kamuyu yanıltmamak ve kamu menfaatine aykırı olmamak şartıyla, bu markanın tescilini engellemeyecek ve Birlik ülkelerinden sağlanan korumayı azaltmayacaktır.” Uygulayıcıların da bu ilkeyi dikkate alarak uygulamalarını gerçekleştirmelerine dikkat etmeleri gerekmektedir13.
B. MARKA DEĞERİNİN KORUNMASINI SAĞLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Muvafakatname verilecek marka üzerinde üçüncü kişilerin sınırlı ayni haklara sahip olması durumunda çok ciddi sorunlarla karşılaşılması mümkündür. Zira, yukarıda da ayrıntılarıyla açıklandığı üzere, inhisari lisans sahipleri haricinde; marka hakkı üzerine haciz veya tedbir konulmuş olması muvafakatname verilmesi engel bir durum teşkil etmeyecek görünmektedir. Bununla birlikte, icra hukukunda, hacizli malın değerinin korunması yükümlülüğü bulunmaktadır. Yine üzerine devre yönelik tedbir konulmuş bir markada da bu tedbiri aşmak amaçlı gerçekleştirilecek muvafakatname verme işlemlerinin yapılmasının önünde SMK kapsamında bir engel bulunmamaktadır. Buna karşın, bu işlemlerin hukuken geçerli olamayacağında herhangi bir şüphe bulunmamakta ve fakat bu işlemin geçersizliğinin de uyuşmazlığa konu edilmesi ve verilecek bir yargı kararı ile geçersiz hale getirilmesi gerekmektedir.
Kanımca, inhisari lisans sahiplerinde olduğu gibi, hacizli ve tedbirli markalarda da muvafakatname verilemeyeceği yönünde bir hüküm konularak üçüncü kişilerin haklarının en kolay yoldan ve etkin bir şekilde korunması sağlanmalıdır. Bu sebeple, en hızlı yöntem olan yönetmelik değişikliği ile bu şekilde bir hüküm getirilmesi gerekmektedir.
V. SONUÇ
Sonuç olarak, SMK m.5.3’te düzenlenen muvafakatname çeşitli yenilikler ile birlikte sakıncaları da birlikte getirmiştir. Kanun yapma tekniği açısından bakıldığında her yeni getirilen hukuki müessesenin sakıncaları ve faydalarının analiz edilmesi ve bu analizin sonucunda sakıncaları önleyecek bir biçimde kanun yapılması gereklidir. Her ne kadar Paris Sözleşmesi’nde bazı sakıncaları giderecek yönde bir ilke ortaya konmuşsa da, maalesef hakimlerimizin uluslararası sözleşmeleri uygulamakta yaşadıkları zorluk ve çekinceler göz önüne alındığında iç hukukta bu sakıncaları giderici birtakım düzenlemeler yapılması gerekliliği bulunmaktadır.
13 Arkan, s. 11.
9 | S a y f a
KAYNAKÇA
Arkan Sabih; Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 5.3.Maddesiyle İlgili Bazı Düşünceler, Batider, C. 33, S.3, s. 5-14.
Giannino Michele; A Coexistence Agreement Concerning EU Trade Marks Must Include the Explicit Consent of the Holder of Earlier Rights to the Registration of the Conflicting Mark, Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2017, Vol. 12 No:12, s. 960-962.
Güneş İlhami; 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Işığı ile Uygulamalı Marka
Hukuku, Ankara 2018.
Memişoğlu Sami Özgür; Marka Hukukunda Mutlak Ret Sebepleri, Ankara
2019.
Suluk Cahit/ Karasu Rauf/ Nal Temel; Fikri Mülkiyet Hukuku, Ankara 2019.

 

29 Nov

T-11-15 Suedtırol Kararı

COĞRAFİ YER ADLARININ MARKA OLARAK KULLANABİLİRLİĞİ –AB Adalet Divanı

Genel Mahkemesi’nin 20 Temmuz 2016 tarihli SUEDTIROL kararı (T-11/15)

Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın bu kararı coğrafi yer adlarının marka olarak tescil edilebilirliğinin hangi koşullar altında mümkün olduğuna ilişkindir.

INTERNET CONSULTING GmBH adlı bir İtalya şirketinin EUIPO nezdinde yaptığı marka başvurusu üzerine, SUEDTIROL ibareli marka 35, 39 ve 42. sınıflarda 16 Aralık 2011 tarihinde tescil edilmiştir.

SUEDTIROL ibaresi (Almanca’da Südtirol, İtalyanca’da Südritolo, Türkçe’de Güney Tirol) kuzey İtalya’daki özerk bir bölgenin adı olup, bölgede hem Almanca hem de İtalyanca konuşulmaktadır. Oldukça zengin olan bu bölge aynı zamanda Alto Adige yani Yukarı Adige olarak da bilinmektedir.

Anılan tescili takiben, 3 Ocak 2012 tarihinde, LA PROVINCIAL AUTONOMA DI BOLZANO-ALTO ADIGE bölgesi, 207/2009 sayılı regülasyonun 52/1-a ve 7/1-c maddeleri içeriğindeki itiraza konu markanın kuzey İtalya’da bulunan, özerk Trentin-Haut-Adige/Tyrol du Sud (bundan sonra Güney Tirol bölgesi olarak anılacaktır.) bölgesine ait coğrafi isim belirttiği gerekçeleriyle marka başvurusunun tümden iptalini talep etmiştir.

15 Şubat 2013 tarihli kararla İtiraz Birimi, itiraz talebini reddetmiş; bunun üzerine 207/2009 sayılı regülasyonun 58 ve devamındaki maddeler uyarınca red kararı temyiz edilmiştir. 10 Ekim 2014 tarihli karar ile Daire, red kararının 207/2009 sayılı regülasyonun  52/1-a  ve  7/1-c  maddelerine  aykırı  olarak  verildiği  gerekçesi ile anılan markanın iptaline karar vermiştir. Bu karara karşı yapılan itiraz da reddedilerek  markanın  207/2009  sayılı  regülasyonun  7/1-c  maddesine   aykırı olduğu gerekçesiyle hükümsüz kılındığı kararı kesinleşmiştir.

Usuli incelemede LA PROVINCIAL AUTONOMA DI BOLZANO-ALTO ADIGE bölgesinin yani gerçek kişi olmayan bir “bölge”nin itiraz etme hakkına sahip olup olmadığıdır. İlgili madde (207/2009 sayılı regülasyonun 56/1-a maddesi) tüm gerçek ve tüzel kişilerin itiraz hakkına sahip olduğu şeklinde düzenlendiğinden, bu hususta Daire’nin aksi bir kararı bulunmamaktadır.

Esastan incelemeye bakıldığında ise, SUEDTİROL ibaresinin marka olarak red sebepleri aşağıdaki şekilde özetlenmiştir:

  • SÜDRİTOL ibaresinin Almanca bir kullanım olduğunu, İtalya’nın en kuzey ve en zengin vilayetlerinden olduğu, özerkliğinin de İtalyan Anayasası tarafından tanındığını,
  • Ilgili halk tarafından bu bölgenin tanınır olduğu, Avrupa Birliği’nin İtalyan ve Alman tüketicileri tarafından Güney Tirol bölgesinin bilinir olduğu, dolayısı ile itiraza konu markanın bu halk açısından kapsadığı sınıflar üzerinde hizmetlerinin sunulduğu yeri belirttiği şeklinde algılanabileceği,
  • Bu sebeple SUEDTIROL ibaresinin kamu menfaati açısından korunması gerektiği,
  • Markanın kapsadığı hizmetlere bakıldığında, markanın bu hizmetlerin cinsine ve niteliğine yakın bir bağ oluşturmayacak şekilde bir özellik ihtiva etmediği,
  • Özellikle 35 ve 42. Sınıflarda yer alan hizmetlerin Güney Tirol’de sunulduğunun anlaşılacağı,
  • Güney Tirol’deki önemli sayıda şirketin ticaret unvanında SÜDRİTOL veya SUEDTIROL ibaresinin bulunması da bu ibarenin bir coğrafi yer adı olduğunu doğrulamaktadır.

Bunlara göre gerekçelere bakıldığında, ilk gerekçe 207/2009 sayılı regülasyonun 5 ve 56. Maddelerinin ihlali ve yanlış kullanımına ilişkindir. Anılan maddelere göre ilk iddia LA PROVINCIAL AUTONOMA DI BOLZANO-ALTO ADIGE bölgesinin marka hükümsüzlüğü talebinde bulunma yetkisinin olmadığı yönündedir. Anılan maddelere göre haklı bir sebep sunan “tüm gerçek ve tüzel kişiler” in itiraz hakkının olduğu, ancak “kamu tüzel kişileri”nin bunun dışında kaldığıdır. Kamu tüzel kişilerinin itiraz hakkı olanlar kapsamının dışında kaldığına ilişkin açık bir hüküm bulunmadığından, kamu tüzel kişilerini kapsam dışı bırakacak şekilde yorumlanamayacağı, aksine mutlak red sebeplerinin herkes tarafından ileri sürülebileceği gerekçeleriyle İtiraz Birimi anılan ilk gerekçeyi reddetmiş ve LA PROVINCIAL AUTONOMA DI BOLZANO-ALTO ADIGE bölgesinin mutlak red talebinde bulunma yetkisi olduğuna kanaat getirmiştir.

İkinci gerekçe olan 207/2009 sayılı regülasyonun 7/1-c, 12 ve 52. maddelerinin ihlali ve yanlış kullanımına ilişkindir. 7. madde markanın şu anda veya gelecekte kapsadığı emtia ve hizmetlerle bağlantı yaratan, bunların cins ve niteliğine yakın olan bir coğrafi yer adının marka olarak tescilinin mümkün olmadığını içermektedir. Buna ek olarak, emtialardan farklı olarak hizmetler şirketin faaliyet gösterdiği yerin özelliklerini taşımazlar. Hizmetler, bazı bölgelere has tipik servisler dışında, coğrafi kökenleri ile değil, hizmeti verme ve sunma şekilleriyle tanımlanırlar. Şirket merkezi veyahut hizmetin verildiği yerler değişkendir. Bu sebeple, yer ve hizmet arasındaki bağ kolayca ayrışır. Bu bağ ne denli zayıfsa, marka o denli güçlüdür. Önemli olan, bu olası bağlantının marka tescili sırasında var olmasıdır. Somut durumda buna ilişkin hiçbir delil sunulamamıştır.

Bir diğer gerekçe madde olan 12. maddeye bakıldığında, b bendinde üçüncü bir kişinin adında veya ticari adında, marka tescilinden bağımsız olarak “SUEDTİROL” ibaresini kullanabileceği belirtilmektedir. Yani bu kullanım sayesinde anılan ibare iş hayatında yeterli şekilde korunabilmektedir. Ancak somut durumda bu madde İtiraz Dairesi tarafından hiç gündeme alınmamıştır.

7. maddeye yani mutlak red nedenine bakıldığında “ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten (…) işaret ve adlandırmaları münhasıran veya esas unsur olarak içeren markalar” tescil edilemez şeklindedir. Somut durumda da SUEDTİROL ibaresinin münhasıran marka olarak tescil talep edilediğinden, anılan mutlak red nedeninin var olduğu açıktır. Böyle bir red halinin varlığı karşısında Daire’nin diğer gerekçeleri detaylıca incelememesi de son derece olağandır.

Son olan gerekçeye bakıldığında da, 52/1-a maddesinde kamu menfaati kavramı1 karşımıza çıkmaktadır. Markalardaki tanımlayıcı işaret veya betimlemelerin herkes tarafından özgürce kullanılabilmesi gerekmektedir. Marka tescili sahibine aynı işaretin başkaları tarafından kullanılmasını yasaklama hakkını verdiğine göre, bir işaretin marka olarak seçilmesi ve tescil edilmesinde, kamunun menfaatinin de gözetilmesi gerekmektedir. Somut durumdaki gibi bölge isimlerinin münhasır sözcük olarak sadece bir kişi/firma lehine tesciline olanak tanımak demek, birer coğrafi yer adı yani genel anlamda kamu işareti olan bu ibarelerin artık başkaları tarafından markaları içinde kullanılamaması sonucunu doğuracaktır. Yani bu madde ile coğrafi yer adlarının bir şirket tekelinde marka olarak kullanılması engellenmektedir.(2)

Kamu menfaatinin korunmasının önemi sadece markanın kapsadığı mal veya hizmetlerin kalitesini belli etmesi değil, markanın tüketicinin tercihlerini de etkilemesidir. Mesela, bir bölge adının olumlu bir düşünce yaratması tüketici üzerinde malı satın alırken de aynı olumlu hissi yaratacaktır.(3) Bu görüşler davacının belirttiğinin aksine sadece mallar üzerinde değil, servisler için de geçerlidir.

Buna ek olarak bir yandan, daha önceden bir marka olarak tescil edilmiş, kapsadığı mal veya hizmetler açısından bilinir hale gelen ve dolayısı ile bu mal ve hizmetler ile arasında bir bağ oluşan bölge adlarının marka olarak tescil edilemeyeceği, diğer bir yandan da coğrafi köken belirten ibareler, bu köken ile ilişkili hizmet sunan şirketlerin kullanımına bırakılmalıdır.

Birlik hukukçuları, 7. Madde ile ilişkili olarak coğrafi adların marka olarak tescilinin ancak 2081/92 sayılı Zirai Ve Gıda Ürünlerine İlişkin Coğrafi Işaretlerin Ve Menşe Belirten Ibarelerin Korunmasina İlişkin regülasyonda belirlenen koşullar sağlandığında mümkün olduğunu belirmektedirler.

(2) Nordmilch/OHMI –OLDENBURGER- , T-295/01, EU:T:2003:26, 15 Ekim 2003
(3) Windsurfing Chiemsee, C-108-97 ve C-109/97, eu:c:1999:230, 4 Mayıs 1999

Yine de, 7. maddenin ilgili kesim tarafından coğrafi yer olarak tanınmayan veya ilgili kesimin coğrafi yerin nitelikleri ile tescilin talep edilediği mal ve hizmetlerin cinsi arasındaki bağı kuramayacağı hallerde coğrafi adların tescilinin engellediği söylenememektedir. Ancak bu hususların ispatı son derece zordur.

Coğrafi yer ve hizmet bağının yanı sıra, tescili talep edilen ibarenin tanımlayıcı olup olmadığı incelemesi bir yandan ilgili mal ve hizmet ile, diğer bir yandan da ilgili halkın algısı ile ölçülmektedir.

İlk olarak “ilgili halk” kavramını somut olaya göre değerlendirdiğimizde, davaya konu SUEDTİROL ibaresinin, yukarıda açıkladığımız üzere Birliğe ait hem İtalyan hem de Alman halkı tarafından anlaşılır bir ibare olduğu görülmektedir. Almanca’da yazım farklılığından kaynaklı SÜDTİROL şeklinde kullanılmaktadır. Markanın kapsadığı sınıflara bakıldığında, özellikle 35 ve 42. sınıflarda yani ticari iş yönetimi, büro hizmetleri, bilimsel ve sinai inceleme, araştırma, bilgisayar hizmetlerinden faydalananların özel tüketici oluşturduğunu söylemek gerekir. Her ne kadar bu hizmetler serbest çalışanlara da hitap etmekteyse de, bu kişiler de profesyonel çalışan sayıldığında “özel/uzman halk” arasında görülmektedir. Somut durumda bu hizmetlerin dışında kalan ambalajlama, depolama ve hukuki hizmetler ise hem ilgili hem de ortalama tüketiciye hitap etmektedir. Dolayısı ile somut durumda hedef kitlenin çoğunluğu “özel/uzman halk” yani daha dikkatli tüketicilerden oluşmaktadır.

Bu anlamda Mahkeme daha önce aldığı bir kararda, marka başvurusu yapılan işaretin 7. Madde bakımından hedeflenen halk için bir red sebebi oluşturmasını markanın reddi için yeterli görmüş, ortalama tüketici açısından ayrı bir değerlendirme yapmamıştır.(4)

Aynı şekilde somut durumda da Mahkeme ilgili halkın İtalyan ve Almanlardan oluştuğu gerekçesi ile tüketicinin dikkat seviyesini “yüksek” görmüştür.

BREYTOB-DESIGN/OHMI, T-520/14, EU:T:2015:884, 25 Kasım 2015

İkinci olarak, somut ibarenin 7. madde anlamında tanımlayıcı olması için hem markanın anılan halk tarafından bilinir olması, hem de kapsadığı hizmetler anlamında yine anılan halkın gözünde şu an veya gelecekte itiraza konu ibare ile bir bağlantı yaratması gerekmektedir. Anılan bağlantı ne denli yüksek ise marka  o denli tanımlayıcı yani zayıftır.

Somut durumda SUEDTİROL ibaresi ilgili halk tarafından Güney Tirol’u hatırlatan bir ibaredir. Bu ibare, tarihi, coğrafi konumu, özerkliği, özel dil rejimi ve ekonomisi sayesinde marka başvurusundan çok daha önce ilgili halk tarafından bilinmektedir. Dolayısı ile hiç bir ayırt ediciliği bulunmamaktadır.

Güney Tirol bölgesi refah oranı çok yüksek ve canlı ekonomisi olan bir bölge olarak bilinmektedir. Her ne kadar davacı tarafından sunulmamıış olsa da, somut durumdaki hizmetler önemli bir ekonomiye sahip olan her bölgede bulunabilen hizmetlerdir.

İlgili halkın markayı belli ve özel bir kalitede düşünmesi olağandır. Dolayısı ile bölgenin yukarıda belirtilen özellikleri göz önüne alındığında, bu kalite olumlu yönde olacaktır. Yani ibare, kullanıcıları için pozitif bir imaj sergilemektedir. Bu durumda SUEDTİROL ibaresinin marka olarak tescili hem coğrafi yer adı olarak, hem de kapsadığı hizmetlerin bu yerden geldiği varsayımı yaratacaktır.

Yukarıda açıkladığımız üzere 7. madde bir coğrafi yer adının sadece bir şirket için tescil edilmesi, yani o şirket için tekelleştirilmesinin de engellenmesini amaçlamaktadır. Aksi halde aynı bölgede bulunan diğer şirketlerle rekabeti yaralar bir durum söz konusu olacaktır. Somut bölge dahilinde değerlendirme yapıldığında, SUEDTİROL bölgesinin çok geniş bir ürün ve hizmet ağı olduğundan yola çıkarak 7. maddenin bu açıdan da uygulanabilir olduğu görülmektedir. Ancak zaten coğrafi ibarenin marka olarak münhasıran kullanıldığı bu halde, EUIPO’nın köken ve hizmetler arasındaki bağ üzerinde çok detaylı bir araştırma yapmasına gerek görülmemektedir. Mutlak red nedeni zaten oluşmuştur.

Yukarıda açıkladığımız üzere somut durumda, markanın kapsadığı sınıflar, SUEDTİROL ibaresi ile bu sınıflar arasında bir bağ kurulmamasını sağlayacak ölçüde özellikli değildir. Dolayısı ile anılan tüketici, coğrafi yer ve marka altında sunulacak hizmetler arasında direk bir bağlantı kurabileceğinden anılan markanın 7. sınıf açısından reddi gereklidir.

Yani somut durumdaki marka tescili 7. maddeye tümden aykırı olarak yapılmıştır.

Sonuncu gerekçe ise bu yer adlarının markasal anlamda bir ayırt ediciliğinin olmadığı ve bu sebeple herkes tarafından kullanılabilir olmaları gerektiğidir. Burada karşımıza çıkan kavram dürüstlük kavramıdır. Eğer ki coğrafi yer ismi bir ibare olarak dürüst bir şekilde kullanılırsa, marka olarak tescili mümkündür. Bu kullanım kelime markalarındaki birleşik ve çoklu kelimelerle sağlanabilir bu şekilde coğrafi yer adı içeren tescilli bir marka sahibi hem başkalarının da aynı markayı benzer şekilde kullanımı engelleyememiş hem de ayırt edici bir marka yaratmış olmaktadır.

Bu sebeple ikinci gerkeçe de reddedilerek, redde itiraz reddedilmiş ve markanın hükümsüzlüğüne karar verilmiştir.

Av. Gizem KARPUZOĞLU

29 Nov

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 154. Maddesi Üzerine Bir Değerlendirme

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 154. Maddesi Üzerine Bir Değerlendirme

Ülkemizde, 1995 yılında yürürlüğe giren Kanun Hükmünde Kararnameler, 21 yıl süre ile yürürlükte kalmış, sınai mülkiyet sistemi ve kültürü, bu KHK lerle oturtulmaya çalışılmıştır.

Aradan geçen bu 21 yıl içinde, Anayasa Mahkemesince verilen iptal kararları ile KHK lerde ciddi eksiklikler oluşmuş, 4128 ve 5194 sayılı Kanunlarla bu eksiklikler kısmen de olsa giderilmeye çalışılmıştır.

Bugün, gerçekten de özlemini çektiğimiz Sınai Mülkiyet Kanunu yürürlüğe girdi. Bu Kanunun, mevcut sistemde oldukça fazla yenilik ve değişiklik yaptığını söyleyebiliriz.

Bu yazımızda ise bu yenilik ve değişikliklerden sadece, 6769 sayılı Kanunun 154. Maddesinin, bildirimin dava şartı olup olmaması hususunda getirdiği düzenlemeye ilişkin açıklama yapacağız.

Yürürlükten kaldırılmış olan 551 sayılı Patentlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 149. Maddesinde düzenlenmiş olan “Patente Tecavüzün Mevcut Olmadığı Hakkında Dava ve Şartları” başlıklı madde, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun Ortak Hükümler bölümü altında 154. maddede ve “Tecavüzün mevcut olmadığına ilişkin dava ve şartları” başlığı ile düzenlenmiştir.

Madde, ortak hükümler bölümünde yer aldığından, sadece patentler açısından değil, tüm sınai haklar açısından da düzenlemenin paralel olduğu açıktır. Biz bu yazımızda konuyu sadece patentler yönünden değerlendireceğiz.

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 154. Maddesi ile gelen düzenleme, uygulamada tartışma konusu olan, patent sahibine yapılacak bildirimin dava şartı olup olmadığı hususuna net ve kesin bir düzenleme getirmiştir.

Aşağıda, önceki yasal düzenleme ile bu düzenlemenin gerekçesine ve ardından da yeni gelen düzenleme ve bu düzenlemenin gerekçesine yer verip, konu kısaca tartışılacaktır.

551 sayılı KHK

Patente Tecavüzün Mevcut Olmadığı Hakkında Dava Ve Şartları

Madde 149 – Menfaati olan herkes, patent sahibine karşı dava açarak, fiillerinin patentten doğan haklara tecavüz teşkil etmediğine karar verilmesini talep edebilir.

Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen davanın açılmasından önce, kendisinin Türkiye’ye giriştiği veya girişeceği sınai faaliyeti veya bu amaçla yapmış olduğu ciddi ve fiili girişimlerin patentten doğan haklara tecavüz teşkil edip etmediği hakkında, patent sahibinden görüşlerini bildirmesini noter aracılığı ile talep edebilir.

Bu talebin patent sahibine tebliğinden itibaren bir ay içinde patent sahibinin cevap vermemesi veya verilen cevabın menfaat sahibi kişi tarafından kabul edilmemesi halinde, menfaat sahibi bu maddenin birinci fıkrasına göre dava açabilir.

Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen dava, patentten doğan haklara tecavüzden dolayı kendisine karşı dava açılmış bir kişi tarafından açılamaz.

Dava, patent üzerinde hak sahibi bulunan ve Patent Sicili’ne kayıt edilmiş olan, bütün hak sahiplerine tebliğ edilir.

Bu maddede belirtilen dava, patentin hükümsüzlüğü davasıyla birlikte de açılabilir.

551 sayılı KHK 149. Madde gerekçesi şu şekilde idi:

Bir patente tecavüz teşkil edici fiilde bulunmadığını tespit ettirmek isteyen her menfaat sahibi kişilerin talebi üzerine uygulanacak esaslar bu maddede düzenlenmiştir.

Görüldüğü üzere gerekçede, maddeyi yorumlamayı sağlayacak hiçbir detay bulunmamaktadır.

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Yasası ile bu düzenleme 154. Maddeye geçmiş ve nihai olarak aşağıdaki şekilde kabul edilmiştir:

Tecavüzün mevcut olmadığına ilişkin dava ve şartları

Madde 154- (1) Menfaati olan herkes, Türkiye’de giriştiği veya girişeceği ticari veya sınai faaliyetin ya da bu amaçla yapmış olduğu ciddi ve fiili girişimlerin sınai mülkiyet hakkına tecavüz teşkil edip etmediği hususunda, hak sahibinden görüşlerini bildirmesini talep edebilir. Bu talebin tebliğinden itibaren bir ay içinde cevap verilmemesi veya verilen cevabın menfaat sahibi tarafından kabul edilmemesi halinde, menfaat sahibi, hak sahibine karşı fiillerinin tecavüz teşkil etmediğine karar verilmesi talebiyle dava açabilir. Bildirimin yapılmış olması, açılacak davada dava şartı olarak aranmaz. Bu dava, kendisine karşı tecavüz davası açılmış bir kişi tarafından açılamaz.

(2) Birinci fıkra uyarınca açılan dava, sicile kayıtlı tüm hak sahiplerine tebliğ edilir.

(3) Birinci fıkra uyarınca açılan dava, hükümsüzlük davasıyla birlikte de açılabilir.

Mahkeme, 99 uncu maddenin üçüncü veya yedinci fıkrası ile 143 üncü maddenin onuncu veya onikinci fıkrası uyarınca yapılan yayımdan önce, öne sürülen iddiaların geçerliliğine ilişkin olarak karar veremez.

(4) Mahkeme, 99 uncu maddenin üçüncü veya yedinci fıkrası ile 143 üncü maddenin onuncu veya on ikinci fıkrası uyarınca yapılan yayımdan önce, öne sürülen iddiaların geçerliliğine ilişkin olarak karar veremez.

Maddenin Adalet Komisyonunda kabul edilen hali ile, nihai olarak yasalaşan metin arasında önemli bir fark bulunmakta olup, işte o farklılık, bu yazımızın temelini oluşturmaktadır. Komisyonda kabul edilen hali şu şekilde idi:

Komisyon tarafından önerilen metin:

Tecavüzün mevcut olmadığına ilişkin dava ve şartları

Madde 154- (1) Menfaati olan herkes, Türkiye’de giriştiği veya girişeceği ticari veya sınai faaliyetin ya da bu amaçla yapmış olduğu ciddi ve fiili girişimlerin sınai mülkiyet hakkına tecavüz teşkil edip etmediği hususunda, hak sahibinden görüşlerini bildirmesini talep eder. Bu talebin tebliğinden itibaren bir ay içinde cevap verilmemesi veya verilen cevabın menfaat sahibi tarafından kabul edilmemesi halinde, menfaat sahibi, hak sahibine karşı fiillerinin tecavüz teşkil etmediğine karar verilmesi talebiyle dava açabilir. Bu dava, kendisine karşı tecavüz davası açılmış bir kişi tarafından açılamaz.

(2) Birinci fıkra uyarınca açılan dava, sicile kayıtlı tüm hak sahiplerine tebliğ edilir.

(3) Birinci fıkra uyarınca açılan dava, hükümsüzlük davasıyla birlikte de açılabilir.

(4) Mahkeme, 99 uncu maddenin üçüncü veya yedinci fıkrası ile 143 üncü maddenin onuncu veya onikinci fıkrası uyarınca yapılan yayımdan önce, öne sürülen iddiaların geçerliliğine ilişkin olarak karar veremez.

Görüldüğü üzere meclisten geçen ve kanunlaşan düzenlemeye bir cümle eklenmiş ve bu ekleme son derece isabetli olmuştur. Bu ekleme:

“Bildirimin yapılmış olması, açılacak davada dava şartı olarak aranmaz.”

cümlesidir.

Esasen 149. maddede yer alan “talep edebilir” ibaresindeki “edebilir” sözcüğünden, bir zorunluluğun olmadığı zaten anlaşılmalıydı. Nitekim, 149. Maddede yer alan bu ibare, uzun yıllar boyunca Mahkemelerce bu şekilde yorumlanmış ve noter aracılığı ile bildirim yapılması dava ön şartı olarak kabul edilmemiştir. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi de maddeyi aynı şekilde yorumlamakta ve noter aracılığı ile bildirimi bir dava şartı olarak kabul etmemekte idi.

Sonra aynı Yargıtay Dairesi, önüne gelen bir davada Mahkemece verilmiş olan aksi yöndeki kararı, yani noter aracılığı ile bildirimi dava şartı kabul eden bir kararın da onanması yolunda karar vermiş, ancak bu görüş değişikliğinin gerekçesine anılan ilamda yer vermemiştir.

Anılan ilam, halen karar düzeltme yolu ile Dairenin önünde olup, nihai karar henüz oluşmamıştır. Belki getirilen bu yasal düzenleme ile, aslında olması gereken ilk düşünceye dönülerek, noter aracılığı ile gönderilecek ihtarın bir dava şartı olmadığı kabul edilir. Ancak, Yargıtay’ın aynı dairesinin incelediği karar düzeltme talebinin sonucunda, ilk karardan farklı bir yorum alabileceğimizi düşünmüyorum.

Ancak, burada sorun olarak kalan bir husus bulunmaktadır. 154. maddenin gerekçesi, Hükümetin önerdiği şekline uygun olarak yazılmıştır. Bu hali ile de yasalaşan düzenleme ile çelişkili görünmektedir.

Maddenin uygulanması sırasında, yargılama süreçlerinde taraf vekillerince dile getirilecek bu hususun bu aşamada açıklanmasına ihtiyaç olduğu düşünülmektedir.

154 madde gerekçesi:

Uygulamadaki ve doktrindeki tereddütleri gidermek amacıyla tecavüzün mevcut olmadığına ilişkin davanın açılmasından önce hak sahibine “girişimlerin” hakka tecavüz teşkil edip etmediğinin sorulması ve bildirim bir zorunlu başvuru yolu olarak öngörülmüştür. Bu yolla mahkemelerin iş yükünün azaltılması ve uyuşmazlıkların yargılama olmaksızın giderilmesi amaçlanmıştır. Öte yandan önceki düzenlemelerde yer alan “noter aracılığıyla” ibaresi metne alınmamıştır. Noter aracılığı ile ihtarın, yurt içinde yerleşim yeri bulunmayan kişiler bakımından uygulamada ciddi sorunlara yol açtığı tespit edildiğinden, önceki düzenlemelerde yer alan ve bildirimin şeklini belirten  “noter aracılığıyla” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. Noter aracılığıyla ihtar, özellikle uluslararası tebliğlerde bürokrasiyi arttıran ve çoğu halde ihtarı imkansızlaştıran bir yöntemdir. Bu haliyle, ihtarın herhangi bir şekilde yapıldığının veya tüm çabalara ve farklı yolların denenmesine rağmen yapılamadığının ispatlanması halinde davanın açılabilmesine olanak tanınmıştır.

şeklindedir. Bu aşamada söz konusu gerekçenin, değişen metin nedeniyle “Uygulamadaki ve doktrindeki tereddütleri gidermek amacıyla tecavüzün mevcut olmadığına ilişkin davanın açılmasından önce hak sahibine “girişimlerin” hakka tecavüz teşkil edip etmediğinin sorulması ve bildirim bir zorunlu başvuru yolu olarak öngörülmüştür. Bu yolla mahkemelerin iş yükünün azaltılması ve uyuşmazlıkların yargılama olmaksızın giderilmesi amaçlanmıştır” kısmının geçerliliğinin bulunmadığının kabulü gerekecektir.

Sonuç olarak gelinen noktada, son derece isabetli ve fazlasıyla açık bir şekilde,

  • Patente tecavüzün olmadığı hakkında dava açılmasından önce bir bildirimde bulunmak isteyen taraf, bunu noter aracılığı ile olmaksızın gönderme imkanına sahip olmuş;
  • Öte yandan bildirim yapılmasının bir dava şartı olmadığı da ifade edilmiştir.

Esasen, yürürlükten kaldırılmış olan 149. Maddenin lafzından yorum yoluyla çıkartılmış ve Yargı kararları ile oturmuş olan bir husus, yıllar sonra yine yargı kararları ile ve gerekçesi açıklanmadan değiştirilmiş ise de, bu durumun bağlayıcı bir yasa metni haline gelmesi sonucunda, artık tartışma konusu olmaktan çıkmış olup, bildirim yapılmasının bir dava şartı olmadığı, açık ve anlaşılır bir şekilde maddede yer almıştır.

Samiye EYUBOĞLU

Ocak 2017

17 Aug

Tanınmış Marka Kriterleri

Bu yazıda, Türkiye’nin taraf olduğu Uluslar arası Anlaşmalar da dahil olmak üzere, mevzuatımızda tanınmış marka konusunda yapılmış çeşitli düzenlemelerle ilgili yorumlara, ayrıca uluslar arası düzeyde yürütülen çalışmalara yer verilmektedir.

Türkiye’de, markaların korunmasına ilişkin olarak yürürlükte bulunan mevzuat, 27.06.1995 tarih ve 22326 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamedir. 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 7/1-ı bendi, “sahibi tarafından izin verilmeyen Paris Sözleşmesinin 1 inci mükerrer 6 ncı maddesine göre tanınmış markalar” ın tescil edilemeyeceğine ilişkin düzenleme getirmiştir. 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 7 nci maddesi marka tesciline mutlak ret nedenlerini düzenlemektedir. Mutlak ret nedenleri, Türk Patent Enstitüsü tarafından re’sen göz önüne alınmakta ve bu maddede sayılan nedenlerden birinin varlığı halinde başvurunun reddine karar verilmektedir.

556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin yukarıda anılan maddesiyle, atıfta bulunulan Paris Sözleşmesi’nin 1 inci mükerrer maddesinin 1 inci bölümü “Birlik Ülkeleri tescilin talep edildiği ülkenin yetkili makamları tarafından, söz konusu ülkede bu Antlaşmadan yararlanacağı kabul olunan bir şahsa ait olduğu, aynı veya benzer ürünlerde kullanıldığı herkesçe bilindiği mütalaa edilen bir markanın karışıklığa meydan verebilecek surette örneğini, taklidini veya tercümesini yapan bir fabrika veya ticaret markasının tescilini gerek ülke mevzuatı müsait olduğu taktir de doğrudan, doğruya, gerekse ilgilinin isteği üzerine ret veya hükümsüz kılmayı taahhüt ederler. Herkesçe bilinen bir markanın esas unsurunun çoğaltılması veya bunlarla bir karışıklık doğurabilecek bir taklitten ibaret olursa, durum yukarıdakinin aynısı olur” şeklindedir.

Aynı maddenin 2. bölümünde ise bu tür markaların kaydının terkininin istenmesi için, tescil tarihinden itibaren en az beş yıllık bir sürenin tanınması gerektiği hükme bağlanmıştır. Sözleşme, birlik memleketlerini kullanmanın menini talep için bir mühlet derpiş etmekte serbest bırakmıştır. Maddenin 3 üncü bölümünde ise “suiniyetle tescil edilen markanın terkinini, kullanılmasının yasaklanmasını istemek için süre tespit edilemez” düzenlemesine yer verilmiştir.

Paris Sözleşmesinin bu hükmü, bu sözleşmeden yararlanacağı kabul olunan bir şahsa ait olduğu herkesçe bilinen bir markanın aynı veya benzeri ürünlerde, karışıklığa meydan verebilecek surette örneğinin, taklidinin veya tercümesinin yapılması halinde, Birlik ülkelerine, taklit markanın tescilinin hükümsüz kılınmasını taahhüt etme zorunluluğu getirilmiştir.

Dolayısıyla, bu maddenin uygulama alanı bulabilmesi için öncelikle, bu sözleşmeden yararlanacağı kabul edilen bir şahsın mevcudiyeti gerekmektedir. Sözleşmenin 2 nci maddesi, “Birlik memleketlerinden her birinin vatandaşları, diğer bütün birlik memleketlerinde sınai mülkiyetin korunması ile ilgili kanunların tebaya bugün tanıdığı ve ileride tanıyacağı menfaatlerden, bu Antlaşma ile ayrıca derpiş edilmiş haklara halel gelmemek şartıyla istifade edeceklerdir” hükmünü amirdir. Buna göre birlik ülkelerinin her biri, Antlaşmaya taraf diğer ülke vatandaşlarına, sınai mülkiyet hakları ile ilgili olarak, kendi vatandaşları ile aynı muameleyi uygulayacaktır. Sözleşmenin 3 ncü maddesi “birliğe dahil olmayan devletlerinden vatandaşlarından olup birliğe dahil ülkelerden birinin toprakları üzerinde oturan veya gerçek ve ciddi sınai veya ticari müesseseye sahip bulunanlar birlik memleketleri tebaası gibi muamele görürler” hükmü ile kapsamı biraz daha genişletmektedir.

Maddenin uygulanabilmesi için öngörülen ikinci koşul, herkesçe bilinen bir markanın varlığıdır. Herkesçe bilinmeden kastedilenin, tanınmış marka olduğu aşikardır. Ancak tanınmış marka ile neyin kastedildiği, bir markanın tanınmış olarak kabul edilebilmesi için hangi kriterlere sahip olması gerektiği gibi açıklamalara, sözleşme metni içerisinde yer verilmemiştir. Bu nedenle, tanınmış markanın taşıması gereken kriterleri yazımızın devamında tartışacağız.

Maddenin uygulanabilmesi için gereken üçüncü koşul, herkesçe bilinen markanın, aynı veya benzer ürünlerde kullanılmasıdır. Aynı veya benzer ürünler ile Markaların Tescili Amacıyla Mal ve Hizmetlerin Uluslar Arası Sınıflandırılmasına İlişkin Nice Anlaşmasının Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümleri çerçevesinde oluşturulan mal ve hizmet sınıfları kastedilmektedir.

Maddenin uygulanabilmesi için öngörülen son koşul ise, herkesçe bilinen markanın karışıklığa meydan verebilecek surette örneğinin, taklidinin veya tercümesinin yapılmasıdır.

556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 7/1-ı bendi, Paris Sözleşmesinin 1 inci mükerrer 6 ncı maddesine göre tanınmış markaların tescil edilip edilemeyeceğini, marka sahibinin iznine bağlanmıştır. Tanınmış marka sahibinin muvafakat etmesi halinde, tanınmış marka üçüncü bir şahıs adına tescil edilebilecektir. Ancak bu iznin, sonraki marka başvurusunun, tanınmış marka ile aynı veya benzeri mal ve hizmetleri kapsaması halinde kabulü mümkün bulunmamaktadır. İznin varlığının ispatlanması açısından, muvafakatin yazılı olarak verilmesi tercih edilmektedir.

556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 8 inci maddesi nispi ret nedenlerini düzenlemektedir. Bu madde, bir marka başvurusunun Resmi Marka Bülteninde ilanı üzerine, markanın tescil edilmemesi yönünde itiraz edilmesi halinde uygulama alanı bulmaktadır. Maddenin 4 üncü fıkrası “marka tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir markanın aynı veya benzeri olmakla birlikte, farklı mallar veya hizmetlerde kullanılabilir. Ancak, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın, toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarına zarar verilebileceği veya tescil için başvurusu yapılmış markanın ayırt edici karakterini zedeleyici sonuçlar doğurabileceği durumda, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir marka sahibinin, farklı mal veya hizmetlerde kullanılacak olsa bile, sonraki markanın tescil başvurusu reddedilir” hükmünü amirdir. Bu düzenleme 89/104 sayılı Yönergenin 4.4.a maddesinden alınmıştır. Yönerge’de, tanınmış markanın ayırım gücüne zarar verilmesine veya itibarının zedelenmesine neden olabilecek hallerde markanın aynını veya benzerinin farklı mal/hizmetler için tescil edilemeyeceğini ya da tescil edilmişse, bu sonraki tescilin iptal edileceğini hükme bağlama konusunda, üye devletlere seçim imkanı tanımıştır. Dolayısıyla Yönerge, tanınmış markanın aynının yanı sıra benzerinin de farklı mal ve hizmetlerde kullanımının engellenebileceği yönünde düzenleme getirmiştir. 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 8/4 üncü fıkrasının ikinci cümlesinde açıkça benzer markadan söz edilmemişse de, gerek fıkranın birinci cümlesi içerisinde yer alması ve gerekse kaynak metin olan 89/104 sayılı Yönerge’deki düzenleme nedeniyle, tanınmış marka sahibinin, benzer markalar yönünden de itiraz hakkının olması gerektiği düşünülmektedir. Aynı Kanun Hükmünde Kararname’nin 9/1-c bendi, marka sahibine, ” tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsamına giren mal ve hizmetlerle benzer olmayan mal veya hizmetlerde kullanılması halinde, tescili istenen işaretin kullanılmasıyla tescilli markanın itibarından dolayı haksız avantaj elde edecek veya tescilli markanın ayırt edici karakterine zarar verecek nitelikteki her hangi bir işaretin kullanılmasını” yasaklama yetkisi vermekle, bu düşünceyi destekler mahiyettedir.

556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 7 ve 8 inci maddelerinde düzenlenen tanınmış marka kavramları, birbirinden farklı olarak değerlendirilmelidir. Türk Patent Enstitüsü tarafından sadece bir kez yayınlanan ve güncellenmeyen Resmi Marka Gazetesi Özel Sayısında, 1883 tarihli Paris Sözleşmesinin 1. Mükerrer 6. Maddesi ve 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 7/1-ı bendine göre tanınmış marka olarak kabul edilen markalar yayınlanmıştır. Ancak, bu Özel Sayının yayınından sonra tanınmış marka statüsüne alınan markalar da mevcut olup bu kararlar Resmi Marka Bültenlerinde yayınlanmaktadır. Bu sayıda yayınlanan markalardan bir kaçı BEKO, BMW, ARÇELİK, CAMEL, COCA-COLA, GRUNDİG, KODAK, LACOSTE, MERCEDES, MARLBORO gibi markalardır. Kanun Hükmünde Kararname 8/4 anlamında tanınmış markanın farklı mal ve hizmetler için de tescili mümkün bulunmamaktadır. Bu düzenleme nispi ret nedenleri arasında düzenlenmiş olup, marka başvurusunun ilanı üzerine ilgili üçüncü kişilerin itirazda bulunmaları halinde değerlendirmeye alınır ve sonuç olarak Türk Patent Enstitüsü’nce karara bağlanır. Oysa Paris Sözleşmesinin 1. Mükerrer 6. Maddesine atıfta bulunan Kanun Hükmünde Kararname’nin 7/1-ı bendi mutlak ret nedenlerinden birisidir ve böyle bir durumun varlığı halinde Enstitü tarafından yapılacak re-sen inceleme sonucunda başvurunun reddine karar verilir. Bu nedenle tanınmış bir markanın aynısının veya karışıklığa meydana verebilecek surette örneğinin, marka sahibinden farklı bir kişi tarafından tescili için başvuruda bulunulduğu taktirde, Yönetmelikte öngörülmemiş olsa bile, red kararına muhatap kalmamak için başvuru evrakı ile birlikte, tanınmış marka sahibi tarafından verilen izin belgesinin de verilmesi başvuru sahibinin yararına olacaktır.

Tanınmış marka konusunda düzenleme getiren bir başka uluslar arası anlaşma da Dünya Ticaret Örgütü Anlaşması Eki Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşmasıdır. (TRIPs). Anlaşmasının 16/3 maddesi “Paris Sözleşmesinin (1967) 6 ncı mükerrer maddesi, markanın tescil edildiği mal veya hizmetlere benzemeyen mal veya hizmetlere de gerekli değişiklik yapılmış olarak uygulanacaktır, ancak şu koşulla ki, markanın bu mal veya hizmetlerle ilgili kullanımı, bu mal veya hizmetlerle tescilli markanın sahibi arasında bir bağlantı olduğunu göstermeli ve bu kullanım şekli nedeniyle tescilli ticari marka sahibinin menfaatlerinin zarar görme olasılığı mevcut olmalıdır.” hükmünü amirdir. Bu düzenleme ile Paris Sözleşmesinde öngörülen koruma kapsamına farklı mal veya hizmetler de dahil edilmiş, yani Paris Sözleşmesi ile getirilen tanınmış marka kavramının kapsamı genişletilmiştir.

Anlaşmanın 16/2 inci fıkrası “Paris Sözleşmesinin (1967) 6 ncı mükerrer maddesi, gerekli değişiklikler yapılmış olarak hizmetlere de uygulanacaktır. Üyeler, bir markanın tanınmış olup olmadığını tespit ederken, markanın promosyonu sonucunda kazanılan herkesçe bilinme durumunu dikkate alacaklardır ” düzenlemesine yer verilmiştir. Dolayısıyla, tanınmış markanın taşıması gereken kriterlere ilk kez bu anlaşmada genel bir ifade ile yer verildiği görülmektedir.

Görüldüğü üzere, bir markanın tanınmış marka sayılabilmesi için bazı kriterler bulunmaktadır. Bunları kısaca toparlarsak, ülkede geniş bir dağıtım ağına sahip olan, ait olduğu sektörde iyi bilinen ve bu bilinmişliği promosyon yolu ile kazanan markalar tanınmış marka olarak değerlendirilebilecektir. Bir markanın, tanınmış marka olarak kabulü için yukarıda açıklanan kriterlere sahip olması veya en azından o markanın kullanıldığı emtiaları tüketen orta düzeyde tüketiciler açısından tanınması, yani emtia ile özdeşleşmiş olması veya o emtia söylendiğinde akla o markanın gelmesi gerekmektedir.

Yine tanınmış markadan söz edilebilmesi için reklam gücü yüksek, kalite sembolü haline gelmiş bir markanın, sadece o markayı taşıyan mal ve hizmetlerle ilgili çevre indinde değil, bu çevre dışında, o mal ve hizmetle ilgisi olmayan kişilerce de bilinmesi gerekir.

İsviçre Federal Mahkemesi, “Yeni Rakı” markasının, İsviçre’de Paris Konvansiyonunun 6. Maddesine göre korunmasının mümkün olup olmayacağı konusunda, bu markanın İsviçre’de yaşayan Türkler tarafından tanınıp tanımamasına bağlı olduğu yönünde karar vermiştir. Aynı kararda ayrıca Paris Konvansiyonu’nun 6. Maddesi açısından, Yeni Rakı markasının İsviçre’de kullanılmış olması koşulunun aranmayacağına da değinilmiştir.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, farklı tarihlerde verdiği kararları ile tanınmış markanın taşıması gereken kriterleri belirlemiştir.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 10.04.1997 tarih ve 1997/1920 8211; 1997/2708 sayılı ilamında, davacının dava konusu markayı, “1980 yılından beri ihdas ve istimal ettiği otuz ülkede de tescil ettirdiği dosyaya ibraz edilen belgelerden açıkça anlaşıldığı …; Ne var ki Yerel Mahkeme davacı markasını Türkiye’de maruf ve meşhur hale getirdiği ürünlerin Türkiye’de satıldığını, dünyada maruf ve meşhur hale getirdiğini ispat edemediği gerekçesi ile davayı reddetmiştir. Oysa, davacının markasını … gibi bir çok ülkede tescil ettirdiği böylece dünyada maruf ve meşhur hale getirdiğinin kabulü gerekir; davacı söz konusu markayı, davalından çok evvel dünya çapında tanınıp meşhur hale getirdiğini ileri sürmesine, bu somut olayda markanın coğrafi sınırlı bağlı olmamasına ve olayda Paris Sözleşmesinin uygulanmasının gerekmesine, marka tescili yaptırırken basiretli iş adamı özeni göstermek ödeviyle yükümlü bulunan davalının ilgili çevrelerce tanınmış davacıya ait markayı bilip bilmediğinin üzerinde durulmasına, davacı markası ile davalı markası arasında iltibas bulunup bulunmadığının değerlendirilmesine böylece haksız rekabetin oluşup oluşmadığının takdiri ile sonucuna göre karar verilmesi” gerektiği yönünde karar verdiği görülmektedir. Yargıtay’ın bu kararından tanınmış markanın, tescilli olduğu ülke sayısına göre de değerlendirilmesi gerektiği sonucu çıkarılmaktadır. Bir markanın tescilli olduğu ülke sayısı, markanın tanınmışlığında doğrudan etkili ise de, sadece bu kritere dayanmanın yeterli olmadığı da ortadadır.

Yine Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 13.03.1998 tarih ve 1997/5647-1998/1704 sayılı kararında tanınmış markanın tanımını yapmıştır. Buna göre tanınmış marka, “bir şahsa veya teşebbüse sıkı bir şekilde matufiyet, garanti, kalite, kuvvetli reklam, yaygın bir dağıtım sistemine bağlı, müşteri, akraba, dost, düşman ayırımı yapılmadan, coğrafi sınır, kültür, yaş farkı gözetilmeksizin, aynı çevredeki insanlar tarafından refleks halinde ortaya çıkan bir çağırışım olarak tarif etmek mümkündür” şeklinde ifade edilmiştir.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 25.09.2000 tarih ve 2000/6139-7062 sayılı kararında, ” davacının markasının bir çok ülkede tescilli olduğu gibi, bir çok ülkede de tescil başvurusunun yapıldığı ve tescil işleminin devam ettiği, davacının … işaretinin marka olduğu sigaralar üzerinde Türkiye ve Türkiye dışında bir çok ülkede satıldığı, … markasının bir çok ülkede sigara dışında çok çeşitli ürünler ile ilgili tescil başvurusunun yapıldığı, ayrıca Türkiye’de 1994-1997 yılları arasında … markalı sigaralar ile ilgili Türkiye’de reklam ve promosyon çalışmalarının yapıldığının anlaşıldığı ve söz konusu markanın tanınmış marka olduğunun saptandığı gerekçesi ile” davanın kabulüne karar veren Yerel Mahkeme kararının onanmasına karar verilmiştir.

Tanınmış marka konusunda, uluslararası boyutta çalışmalar, Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WİPO) bünyesinde yürütülmektedir. Bir markanın, tanınmış marka olarak kabulü için gerekli kriterlerin belirlenmesi yönündeki bu çalışmalar kapsamında, 13-16 Kasım 1995 tarihlerinde yapılan “Tanınmış Markalar Uzmanlar Komitesi” toplantısında iki görüş oluşmuştur.

1- Uzmanlar Komitesi tarafından oluşturulacak kriterler doğrultusunda tescil Milli Ofisler tarafından yapılacak ve bu tescil Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı aracılığı ile üye ülkelere bildirilecektir.

2- Yine uzmanlar komitesi tarafından belirlenecek kriterler doğrultusunda tescil Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı tarafından yapılacak.

Bu toplantıda benimsenen düşünceler doğrultusunda Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı tarafından bir metin oluşturulmuş ve bu metin 28-31 Ekim 1996 tarihli Uzmanlar Komitesi toplantısında iki istisna hariç benimsenmiştir. Bu istisnalar;

A- Metnin birinci maddesinin 4 ncü paragrafındaki ticaret unvanı kısmı ile,
B- 2 nci maddesinin 1 nci paragrafındaki tescilsiz markanın korunması kısmındır.

Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı tarafından hazırlanmış metin aynen aşağıya alınmıştır

Madde 1
Tanımlar

(I) Taraf: Marka tescili ile ilgili devlet veya hükümetler arası kuruluş
(II) Ofis: Taraf ülkelerdeki Marka veya diğer tanıtıcı işaretleri tescil eden yetkili kurum
(III) Bölge: Bir ülke, veya hükümetler arası organizasyonları sınırı
(IV) Tanıtma İşaretleri: Marka, ticaret unvanı, tanıtma sembolleri, logoları veya amblemleri

Madde 2
Korumanın Şartları

(1) (Tescilsiz Markanın Korunması) Tanınmış markalar bir ülkede tescilsiz ve kullanma zorunluluğu olmaksızın korunabilir.
(2) (Korumanın Sağlandığı Alan Sınırları İçindeki Bilinmişlik) Korumanın sağlandığı sınırlar içerisindeki mal veya hizmetten yararlananların ait olduğu sektördeki kullanıcılar tarafından iyi bilinen markalar
(3) (Kriterler)Bir markanın tanınmışlığında aşağıda belirtilen kriterlerden biri veya bir kaçı dikkate alınır.

(I) Tanınmış olarak korunacak markanın uygulanacağı mal veya hizmetlerin potansiyel müşterileri
(II) Mal ve hizmetlerin dağıtım kanalları,
(III) Tanınmış olarak korunacak markaların her hangi bir şekilde süresi, yaygınlığı ve coğrafi bölgesi
(IV) Tanınmış olarak korunacak markanın tanıtımının, (reklam) süresi, yaygınlığı ve coğrafi alanı,
(V) Markanın üzerine konulacağı mal veya hizmetlerin tanınmış olarak korunacağı sınırlar içerisinde ve diğer sınırlar içerisindeki Pazar payı

Madde 3
Korumanın Kapsamı

1) Tanınmış marka ile bağlantı
a) Tanınmış marka, kendisi ile ilişkili olan her türlü marka veya diğer tanıtıcı işaretlere karşı korunur
b) Her hangi bir tanınmış marka veya tanıtma işaretinin kendisi tercümesini veya önemli bir unsurunun aynısını veya karışıklık yaracak biçimde, aynı mal ve hizmetlerde kullanımını önleyecektir.
c) Paragraf (b) de bahsedilenlerin dışında her hangi bir tanınmış marka veya tanıtma işaretinin kendisi, tercümesi veya önemli bir unsurunun aynısı veya karışıklık yaratabilecek şekilde farklı mal veya hizmetlerde kullanımını aşağıdaki şartlardan en az birinin sağlanması koşuluyla önleyecektir.
(I) Farklı mal veya hizmetlerde kullanılacak olsa bile, bu mal ve hizmetlerin marka sahibi ile bağlantı kurabilecek ise,
(II) Farklı mal veya hizmetlerde kullanılacak olsa bile, markanın ayırt edici karakterine zarar veriyor ise,
(III) Farklı mal veya hizmetlerde kullanılacak olsa bile, markanın ayırt edici karakterinden haksız bir yarar sağlanabilecek ise,

2) (Tescilin reddi) Ofisler tanınmış marka ile ilişkisi olduğu anlaşılan marka ve diğer tanıtıcı işaretlere ilişkin başvuruları reddedecektir.

3) (İtiraz İşlemleri) Tanınmış marka ile ilişkisi olduğu anlaşılan marka veya diğer ayırt edici işaretlere ilişkin üçüncü kişilere de itiraz hakkı tanınacaktır.

Bu toplantıdan sonra, komitenin çalışmaları devam etmiş ve 20-29 Eylül 1999 tarihleri arasında gerçekleştirilen, Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı Yönetim Birimleri Toplantısında, bir kısım ülkelerin delegelerinin bazı maddelerine katılmadıkları ortak bir karar alınmış ve A/34/13 no lu doküman olarak taraf ülkelerce benimsenmiştir. Ülkelerin tavsiye niteliğinde uyması gereken ve bir markanın tanınmış olup olmadığına karar verirken dikkate almasında yarara bulunan bu ortak karar konusunda serbest bırakmıştır. Bu doküman kapsamında Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatına üye 120 ülke;

1-a) Taraf ülkelerin idari ya da yargılama yetkisine sahip kuruluşların, her hangi bir markanın tanınmış (iyi bilinen) marka olmasına karar verirken, markanın tanınmasına (bilinmesine) destek olan her durumu dikkate alacakları,
1-b) Taraf ülkelerin idari ya da yargılama yetkisine sahip kuruluşların, her hangi markanın tanınmış (iyi bilinen) marka olmasına karar verirken bunlarla sınırlı olmamak üzere,
Halk arasında ilgili sektörde söz konusu markanın bilinme ya da tanınma derecesini
Söz konusu markanın kullanımının süresi, derecesi ve coğrafi bölgesini,
Söz konusu markanın uygulandığı ürün veya hizmetlerin sergilerdeki tanıtımları, reklam ve sunumlarının süresi, derecesi ve coğrafi bölgesini,
Söz konusu markanın tanınması ya da kullanımını etkileyen başka tescillerin ve/veya tescil başvurularının süresi ve coğrafi bölgesini

Söz konusu markanın etkili korunmasının belgeleri özellikle Taraf ülkelerin idari ya da yargılama yetkisine sahip kuruluşlarının, markayı tanınmış marka olarak tanımalarının derecesini,
Marka ile özdeşleşen değeri dikkate alacakları

Hususunu benimsemişlerdir.

Bu toplantıda ayrıca,

1-c) Her hangi bir markanın tanınmış (iyi bilinen) marka olup olmadığına karar verecek olan yetkili otoritelere bir rehber ya da yardımcı olmak üzere, yukarıda sayılan faktörlerin, ön koşullar olmadığı, bazı durumlarda tümünün, bazı durumlarda bir kısmını yeterli olduğu, kimi durumlarda ise yukarıda sayılanların hiçbirinin değerlendirilmeyip bunların dışındaki etkenlerin değerlendirilerek tanınmışlık kararı verilebileceği, bu tür ek etmenlerin tek başına ya da yukarıda sayılanların bir veya bir kaçı ile birlikte dikkate alınabileceği de

Kabul görmüştür.

Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı tarafından kabul edilen dokümanda,

İlgili sektör;

Markanın uygulandığı mal ya da hizmetlerin gerçek ya da potansiyel tüketicileri
Markanın uygulandığı mal ya da hizmetlerin dağıtım kanallarındaki görevli kişiler
Markanın uygulandığı mal ya da hizmetlerle ilgili olan iş çevreleridir.

Şeklinde açıklanmıştır.

Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı söz konusu markanın en az bir ilgili sektörde tanınmış (iyi bilinen) olmasının markanın tanınmış olarak kabul edilmesine yeterli kabul edileceğini benimsemiştir.

Bir markanın tanınmış marka olduğuna kimlerin karar vermesi gerektiği konusunda A/34/13 sayılı dokümanın 1-b) maddesine “taraf ülkelerin idari ya da yargı açısından yetkili kuruluşlarının her hangi bir markanın tanınmış marka olmasına karar verirken” şeklinde getirilen açıklama ile, bu konudaki karar yetkisinin idari makam olarak Türk Patent Enstitüsü’ne ve yargı açısından yetkili makam olarak Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi olduğu sonucuna varılmalıdır. Türk Patent Enstitüsü yapılan marka başvurularını ve bu başvurularla ilgili itirazları incelerken bir markanın tanınmış bir marka olup olmadığını inceleme yetkisine sahip olmalıdır. Ancak, her hangi bir yararın bulunmadığı durumlarda, sadece bir markanın tanınmış olduğunun tespiti yolunda bir talebin, Enstitüce inceleme konusu yapılmasının gerekli olmadığı düşünülmektedir. Bir marka başvurusunun tescili talebine karşı, tanınmışlık iddiası ile yapılan bir itirazın varlığı halinde, Enstitü ibraz edilen belgeler çerçevesinde tanınmışlık iddiasını incelemek ve karara bağlamakla yükümlüdür.

Bunun dışında, yargı mercilerinin de tanınmış marka konusunda inceleme yapması ve karar vermesi, yine aynı doküman doğrultusunda kabul görmüştür. Türkiye’de mahkemelerce bu tür kararların verildiği, yukarıda örneklerini sunduğumuz kararlardan da açıkça anlaşılmaktadır. Burada tartışılması gereken konu, mahkemelerce tanınmışlığın tespiti talebi ile açılan davaların dinlenip dinlenemeyeceğidir. Bizce, nasıl ki Türk Patent Enstitüsü tek başına tanınmışlığın tespiti yönünde gelen talepleri inceleme konusu yapmamalı ise, mahkemelerce de bu durum aynen benimsenmeli, tanınmışlığın tespiti talebi ile hasımsız olarak veya Türk Patent Enstitüsü hasım gösterilerek açılan davalar dinlenmemelidir. Nitekim Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 11.11.1996 tarih ve 7585-7774 sayılı kararı ile; kural olarak Türk hukuku açılacak yerde tespit davası açılması mümkün değildir. 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 7/ı maddesinde tanınmış markaların başkaları tarafından marka olarak tescil edilemeyecekleri belirtilmiş olup, aynı Kanun Hükmünde Kararname’nin 42/a bendinden tanınmış markaların başkaları tarafından marka olarak tescilinde yetkili mahkeme tarafından hükümsüz sayılacağına karar verileceği belirtilmiştir. Görüldüğü gibi, bu maddelerde tanınmış markanın tespitine karar verileceği hükmü yer almamakta aksine tanınmış markanın üçüncü bir kişi tarafından marka olarak tescili yapıldığında bu markanın hükümsüz sayılacağına karar verileceği ve başvuru halinde marka olarak tescil edilemeyeceği belirtilmiştir” sonucuna varan Ankara Asliye 6. Ticaret Mahkemesi’nce verilen kararı onamıştır.

[1] Ankara Barosu FMR Dergisi 2001/2 sayısında yayınlanmıştır.

Av. Samiye EYUBOĞLU

17 Aug

Tanınmış Marka Kavramı, Türkiye’de Ve Yurtdışında Tanınmış Marka Uygulamaları

Marka tescili, marka uygulamalar ve markanın tanınmışlığı önemli bir kavram olarak yıllardır tartışılmaktadır. Bugün ülkemizde yürürlükte olan ulusal ve uluslararası mevzuat kapsamında tanınmış markalarla ilgili hükümler sıkça tartışılmaktadır.

Özellikle Paris Sözleşmesi ve bu Sözleşme ile benimsenen hükümleri yorumlayıp genişleten Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Kuruluş Anlaşmasının eki Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması (TRIPS), fikri ve sınai haklarla ilgili ülkelerin uygulamalarında uyulması gereken kuralları hükme bağlamış ve ayrıca ülkelere yaptırım uygulanması yollarını getirmiştir.

Tanınmış marka kavramı, hem Paris Sözleşmesi hem de TRIPS Anlaşması hükümleri içinde yer almaktadır. Bu konuda ayrıca WIPO’nun benimsediği ilkeler de birçok ülke tarafından uygulanmaktadır. Bugün Türkiye’de hem 556 Sayılı KHK hükümleri kapsamında, hem de Türk Patent Enstitüsü’nün uygulamaları ile, tanınmış marka kavramı yeni bir boyut kazanmıştır.

Bu bildiride;
-Tanınmış marka tanımı ve türleri (meşhur marka, iyi bilinen marka, itibarlı marka),
-Tanınmış markalara örnekler,
-Paris Sözleşmesi ve DTÖ-TRİPS Anlaşması kapsamında tanınmış marka,
-DTÖ Anlaşması kapsamında tanınmış marka,
-556 Sayılı KHK kapsamında tanınmış marka,
-Türk Patent Enstitüsü’nün tanınmış marka uygulamaları,
-Tanınmış marka olmanın genel kriterleri ve yapılması gerekenler,
-Yargıtay kararları ışığında tanınmış marka
tartışılacaktır.

1. Tanınmış Marka Tanımı, Türleri (Meşhur Marka, İyi Bilinen Marka, İtibarlı Marka) ve Örnekler

Tanınmış marka, Yargıtay Kararlarında da belirtildiği gibi “bir şahsa veya teşebbüse sıkı bir şekilde matufiyet, garanti, kalite, kuvvetli reklam, yaygın bir dağıtım sistemine bağlı, müşteri, akraba, dost, düşman ayırımı yapılmadan coğrafi sınır, kültür, yaş farkı gözetilmeksizin aynı çevredeki insanlar tarafından reflex halinde ortaya çıkan bir çağrışım” olarak tanımlanabilir.

Tanınmış Markalar;
– İyi bilinen markalar (Well-Kown Trademark)
– Meşhur markalar (Famous Trademark)
– İtibarlı markalar (Repute Trademark)
olarak 3 gurupta değerlendirilebilir.

İyi bilinen markalar, gerek kalitesi, gerekse dağıtım ağı, pazara yayılmış olması, diğer hizmetlerinin düzeni gibi bakımlardan hap aynı standardı koruyan markalardır. Buna örnek olarak ARÇELİK, IBM, LACOSTE gibi markalar gösterilebilir.

Meşhur markalar, heryerde her zaman bulunabilen markalardır. Bunlara örnek olarak ÜLKER, COCACOLA gibi markalar gösterilebilir.

İtibarlı markalar ise, çok iyi bilinmekle beraber herkesin kolayca satın alamayacağı markalardır. Bunlara örnek olarak ROLLCE-ROYCE, FERRARİ gibi markalar gösterilebilir.

2. Paris Sözleşmesi ve DTÖ-TRİPS Anlaşması kapsamında tanınmış marka

Tanınmış marka kavramı ilk kez Paris Sözleşmesinin 1925 yılında imzalanan La Haye metninde yer almıştır.

Paris Sözleşmesinin La Haye’de kabul edilen 6 ncı maddesinde “Birlik ülkeleri, tescilin talep edildiği ülkenin yetkili makamları tarafından söz konusu ülkede bu anlaşmadan yararlanacağı kabul olunan bir şahsa ait olduğu aynı veya benzer ürünlerde kullanıldığı herkes tarafından bilindiği mütalaa edilen bir markanın karışıklığa meydan verebilecek surette örneğini, taklidini veya tercümesini yapan bir fabrika veya ticaret markasının tescilini gerek mevzuatı müsait olduğu taktirde doğrudan doğruya gerekse ilgilinin isteği üzerine ret veya hükümsüz kılmayı taahhüt eder” hükmü yer almıştır. Bu hükme göre kendi ülkesinde tanınmış olan bir marka, başka bir ülkede kullanılmasa dahi biliniyor ise başkaları adına “aynı veya benzer ürünler” için tescil edilemeyecektir.

1 Ocak 1995 tarihinde yürürlüğe giren Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması eki TRİPS Anlaşması’nın 16 ncı maddesinin 3 üncü paragrafı “Paris Sözleşmesi’nin (1967) 6’ncı mükerrer Maddesi, markanın tescil edildiği mal veya hizmetlere benzemeyen mal veya hizmetlere de, gerekli değişiklikler yapılmış olarak uygulanacaktır, ancak şu koşulla ki, markanın bu mal veya hizmetlerle ilgili kullanımı, bu mal veya hizmetlerle tescilli markanın sahibi arasında bir bağlantı olduğunu göstermeli ve bu kullanım şekli nedeniyle tescilli ticari marka sahibinin menfaatlerinin zarar görme olasılığı mevcut olmalıdır.” hükmünü getirerek, Paris Sözleşmesindeki “aynı veya benzer ürünler” kavramının, farklı mal veya hizmetlere uygulanmasını sağlayarak genişletmiştir. TRIPS Anlaşmasının aynı maddesinin 2 nci paragafındaki “Paris Sözleşmesi’nin (1967) 6’ncı mükerrer Maddesi, gerekli değişiklikler yapılmış olarak, hizmetlere de uygulanacaktır. Üyeler bir markanın tanınmış olup olmadığını tesbit ederken, markanın promosyonu sonucunda kazanılan herkesçe bilinme durumunu dikkate alacaklardır.” Hüküm ile promosyon yolu ile sağlanan yani çok kısa zamanda sağlanan tanınmışlığın da dikkate alınması, tanınmışlık için uzun bir süre aranmaması gerektiği hükme bağlanmıştır.

3. 556 Sayılı KHK Kapsamında Tanınmış Marka

Ülkemizde markaların korunması hakkındaki 556 Sayılı KHK’nin “mutlak red nedenleri” başlıklı 7 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi; “sahibi tarafından izin verilmeyen Paris Sözleşmesi’nin 1 inci mükerrer 6 ncı maddesine göre tanınmış markalar”ın mutlak red nedeni olarak red edileceği hükmünü amirdir.

Aynı KHK’nin “red için mutlak nedenler” başlıklı 8 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ise; “marka, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir markanın aynı veya benzeri olmakla birlikte, farklı mallar veya hizmetlerde kullanılabilir. Ancak, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın, toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarına zarar verebileceği veya tescil için başvurusu yapılmış markanın ayırt edici karakterini zedeleyici sonuçlar doğurabileceği durumda, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir marka sahibinin itirazı üzerine, farklı mal veya hizmetlerde kullanılacak olsa bile, sonraki markanın tescil başvurusu red edilir.

Her iki madde birarada değerlendirildiğinde; tanınmış marka ile ilgili olarak red işleminin TPE’nin resen mi yapması gerektiği, yoksa tanınmış marka sahibinin itirazı üzerine mi itirazı değerlendirip red kararını verebileceği tartışılmıştır.

4. Türk Patent Enstitüsü’nün Tanınmış Marka Uygulamaları

Türk Patent Enstitüsü’nün tanınmış markalar ile ilgili uygulamalarını;
-1995 öncesi (551 Sayılı Kanun Dönemi),
-1995 sonrası (556 Sayılı KHK dönemi), ve
-2004 sonrası (5000 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklik sonrası dönem)
olarak 3 bölümde değerlendirmek gerekir.

1995 öncesi dönem 551 Sayılı Kanunun yürürlükte olduğu dönemdir. Bu dönem ayrıca (son yıl hariç) Türk Patent Enstitüsünün öncesi sınai mülkiyet hakları ile ilgili işlemleri yürüten Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sınai Mülkiyet Dairsi Başkanlığı dönemidir. 1995 öncesinde tanınmış markalar, ya Mahkeme kararı alınarak Sınai Mülkiyet Dairesi Başkanlığına bildirilerek, ya da resen Sınai Mülkiyet Dairesi tarafından belirleniyor idi. Bu şekilde belirlenen tanınmış markaların aynı ya da benzeri marka başvuruları hangi sınıfı kapsıyorsa kapsasın reddediliyordu.

TPE’nin 1994 yılında kurulması ve 1995 yılında 556 Sayılı KHK’nin yürürlüğe girmesi sonrasında TPE, bazı kriterler belirleyerek tanınmış marka başvurularını değerlendirmeye başlamış, bu şekilde belirlenen markalar ile resen belirlenen ve ayrıca Mahkeme kararları ile tanınmış kabul edilen tüm markaları 1997 yılında Özel Sayı yayınlayarak “Tanınmış Marka” Bülteninde yayınlanmıştır.

Türk Patent Enstitüsü, belirlemiş olduğu;
-Kendinden başka herhangi bir mal veya hizmet için tescilli bulunmayan,
-Mal veya hizmet ile özdeşleşmiş olan,
-Herkesçe iyi bilindiği mütalaa olunan,
-Tanınmışlığını promosyon yoluyla kazanmış olan,
-Yaygın bir dağıtım sistemi sayesinde çok değişik alanlara ulaşabilir olan,
-Bir sahsa veya müesseseye sıkı sıkıya bağlı olan,
kriterlerden en az ikisine haiz markaların tanınmış marka olması kriterlerini, 1996 yılında Cenevre’de toplanan 2. Tanınmış Markalar Uzmanlar Komitesinde, Komiteye öneri olarak sunmuştur (WIPO doküman / WKM / CM II – ve 3)

TPE’nin Tanınmış Marka Bülteni’ni yayınlanmasının ana amacı, TPE tarafından tanınmış kabul edilen markaların kamu tarafından bilinmesini sağlamaktır.

TPE 1999 yılından itibaren tanınmış marka ile ilgili faaliyetlerde tümüyle sessiz kalmıştır. En son 18 Kasım 2004 tarihinde yürürlüğe giren 5000 Sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (d) bendi ile kendisine verilen görev (ki bu görev zaten daha önce verilmişti) tanınmış marka uygulamalarında harekete geçmiştir. 2005 yılında TPE internet sitesinde yapılan duyuru ile, MARKALARIN TANINMIŞLIK DÜZEYLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR VE UYGULAMASI”nı açıklamıştır.

Bu açıklamaya göre Türk Patent Enstitüsü Markalar Dairesi Başkanlığı, “İlgili mevzuat hükümlerine göre, markaların tanınmışlık düzeyleri ile ilgili esasların belirlenmesi ve uygulamaya konulması işlemlerini yapmak” ile de görevlendirilmiştir. Duyuruda ayrıca 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname madde 47 ve 48 uyarınca tüm Enstitü kararlarına karşı, bu karardan zarar gören kişilerin, Enstitü nezdinde itiraz edebileceği hükmüne dayanılarak Markaların Tanınmışlığına ilişkin kararın da itiraza açık olduğu belirtilmiştir.

Markalar Dairesi Başkanlığı’nın, markanın halk tarafından tanınmışlık düzeyini, markanın herkes tarafından bilinirliğini, markanın, malın potansiyel ve fiili kullanıcılarının da ötesinde ulaşmış olduğu genel tanınmışlık düzeyini hangi kriterlere göre değerlendireceği de belirtilmiştir. Belirlenen kriterler şunlardır:

1- Markanın tescilinin ve kullanımının süresi (markanın tarihçesi hakkında ayrıntılı bilgi),
2- Markanın tescilinin ve kullanımının yayıldığı coğrafi alan ve kapsam. (Yurt içi ve yurt dışı tesciller nelerdir?)
3- Markanın üzerinde kullanıldığı mal ve/veya hizmetin piyasadaki yaygınlığı, pazar payı, yıllık satış miktarı nedir?
4- Markaya ilişkin promosyon çalışmalarının (özellikle de Türkiye’deki promosyon çalışmalarının) özellikleri nelerdir? (Promosyonun süresi, devamlılığı, yayıldığı coğrafi alan, kapsam, promosyona harcanan para, promosyonun niteliği (TV reklamı, yerel gazete ilanı, sadece çocuk sahiplerine yönelik yapılan tanıtım vs.)
5- Reklam niteliğinde olmayan ancak markanın tanıtımına faydalı olabilecek nitelikte faaliyetler var mıdır? (Gazete, dergi, TV vb. medya organlarındaki yayınlar, markalı ürünlerin fuarlarda teşhiri vb.)
6- Markanın tanınmışlığını gösteren bir mahkeme kararı var mıdır veya marka sahibinin markasını koruma yolundaki etkin çabaları nelerdir? (Tanınmışlık kararı dışında, verilmiş mahkeme kararları, halen devam etmekte olan marka, haksız rekabet davaları, İtiraz sayıları vb.)
7- Marka ne derece orijinaldir, markanın ayırt edicilik niteliği nedir?
8- Markanın tanınmışlığına ilişkin yapılmış kamuoyu araştırmaları varsa bunların sonuçları.
9- Markanın sahibi firmaya ilişkin özellikler (firmanın büyüklüğü, çalışan sayısı, ödenmiş sermayesi, cirosu, karı, yurt çapında ve yurt dışında sahip olduğu dağıtım kanalları: şubeleri, bayilikleri, servis ağı, ödediği vergi, ihraç miktarları, piyasasına hakimiyeti vs.),
10- Marka üzerinde kullanıldığı mal veya hizmetle özdeşleşiyor mu? Marka kelime veya şekil olarak görüldüğü anda refleks olarak belli bir ürünü çağrıştırıyor mu? Marka üzerinde kullanıldığı mal veya hizmetle ilgili olarak belli bir kaliteye veya statüye işaret ediyor mu?
11- Markayı taşıyan ürüne veya marka sahibi firmaya ilişkin olarak alınmış belgeler, ödüller (TSE, TSEK, ISO vb. kalite belgeleri, kalite ödülü, çevre ödülü, mavi bayrak vs.) var mı?
12- Markayı taşıyan ürünlerin dağıtım kanalları (marka sahibi firmanın kendine ait dağıtım kanallarının dışında) ve söz konusu ürünlerin ithalat ve ihracat olanakları nelerdir’?
13- Eğer marka bir satışa konu olmuşsa, marka üzerinde kıymet takdiri yapılmışsa markanın parasal değeri nedir? Markanın parasal değeri, marka sahibinin yıllık bilançosunda gösterilmiş midir?
14- Marka tescillerinin kapsadığı mal ve/veya hizmet portföyünün genişliği nedir? (örnek: sadece “gazozlar” için tescilli bir marka ile, tüm elektronik eşyaları içine alan bir tescil.)
15- Marka halk nezdinde tanınan bir marka ise bu tanınmışlık düzeyini ne kadar süredir korumaktadır?
16- Markanın tanınmışlığından ötürü, bu niteliğine yönelik tecavüz fiilleri var mıdır? Marka üçüncü kişilerce taklit ediliyor mu? (Markaya benzer başvuruların yoğunluğu, markanın piyasada haksız yere üçüncü kişilerce kullanılıp kullanılmadığı vs.). Marka üçüncü kişilerce kullanılmakta ise bu kullanım, şekil ve üzerinde yayıldığı coğrafi ve ticari alan itibariyle tanınmış marka sahibine zarar veriyor mu?
17- Marka, üzerinde kullanıldığı mal veya hizmetin niteliği itibariyle (Örnek: araba markası ile ciklet markası) veya potansiyel ve fiili kullanıcı kitlesinin niteliği itibariyle (doktorlara yönelik bir ürün ile çocuklara yönelik bir ürün markası) tecavüze açık mı, değil mi?
18- Yukarıda sayılanların ispatına yönelik olan veya bir markanın tanınmış olduğunun ispatına yönelik her türlü belge.

TPE bugün için, tanınmış marka başvurusunda bulunan marka sahiplerinin markalarını ibraz edilen dokümanları dikkate alarak bu kriterlere göre değerlendirmektedir. TPE değerlendirmesinde 2 tür tanınmışlık kararı verilmektedir.

a) sektörel tanınmışlık,
b) tümden tanınmışlık
Bu iki tanınmışlık türünün en önemli farkı, sektörel tanınmışlıkta, tanınmış markanın tescilli olduğu sektörle (mal/hizmet sınıfı ile) ilgili/ilişkili sektörlerde (mal/hizmet sınıflarında) yapılmış aynı ya da benzer başvuruların resen (mutlak nedenlere göre TPE tarafından) veya tanınmış olan ya da tanınmış olduğunu iddia eden kişilerin itirazı üzerine (nisbi nedenlere göre) TPE tarafından red edileceğidir. Tümden tanınmış markalar için markanın tescilli olduğu sınıf/sınıflar dışındaki sınıfları kapsayan tüm aynı ya da benzer marka başvurularının red edileceği anlaşılmaktadır.

Dünyada da tek biçim uygulaması olmayan bu konuda, TPE’nin uygulamasının ayrıntılarının tartışılması gerekmemekle birlikte; 1999 yılından beri tanınmış marka uygulaması konusundaki kayıtsızlığını bırakıp somut kriterleri açıklayarak uygulama biçimini ortaya koymuş olması nedeni ile TPE’nin bu konuda önemli bir adım attığını belirtmek gerekir. Ancak tanınmış kabul edilen markaların da 1997 yılında olduğu gibi yayınlanması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi önemle gerekmektedir. Zira;
-tanınmış kabul edilen markalar, başvuru sahipleri tarafından bilindiği takdirde, başka mal ya da hizmetler için dahi gereksiz yere marka başvurusunun yapılmaması sağlanabilir,
-Enstitünün verdiği bu tanınmışlık kararlarının, ilan edilmediği için, üçüncü şahısları bağlaması söz konusu olamayacağından, itiraz ve Mahkeme yolu açık olduğuna göre üçüncü kişilerin bu yolları kullanmaları sağlanabilir.

5. Tanınmış Marka Olmanın Genel Kriterleri ve Yapılması Gerekenler

Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin, 10/03/1998 tarih ve 1997/5647-1998/1704 sayılı kararında, müşteri, akraba, dost, düşman ayırımı yapılmadan coğrafi sınır, kültür, yaş farkı gözetilmeksizin aynı çevredeki insanlar tarafından reflex halinde ortaya çıkan bir çağrışım olarak ifade edilen tanınmış marka olabilmenin temel kriterleri,

-marka anıldığında, her zaman ve herkes tarafından belirli mal(lar)/hizmet(ler)i çağrıştırması,
-marka ile çağrışan mal(lar)/hizmet(ler)in (kaliteli-ucuz-sıradan .. vs gibi) niteliğinin de aynı anda anımsanması,
-markanın taklitlerinin olması durumunda, hakların korunması için her türlü hukuki işlemlere konu edilmiş olması ve bunun da en azından ilgili kesim tarafından bilinmesi,
olarak sıralanabilir.

Tanınmış marka olabilmek için;

-Markanın öncelikle Türkiye’de ve mal/hizmet sunulan ya da sunulma olasılığı olan ülkelerde tescilli olması,
-Değişik yollarla sürekli ve yaygın reklam tanıtım yapılması,
-Basında olumlu yönlerde haberlere konu olması,
-Sürekli aynı nitelikte mal/hizmet sunulması,
-Yaygın pazarlama, dağıtım ve gerekiyorsa sevis ağı olması,
-Benzer marka tescillerine ya da kullanımlarına karşı hukuki yolların sürekli kullanılması,
gerekmektedir.

6. Yargıtay Kararları Işığında Tanınmış Marka

Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 10/04/1997 tarih ve 1997/1920-2708 sayılı kararında, “davacının markasının .. gibi bir çok ülkede tescil ettirdiği, böylece dünyada maruf ve meşhur hale getirdiğinin kabulü gerekir. .. Davacı söz konusu markayı davalıdan çok evvel dünya çapında tanıtıp meşhur hale getirdiğini ileri sürmesine, bu somut olayda markanın coğrafi sınırla bağlı olmamasına ve olayda Paris Sözleşmesinin uygulanmasının gerekmesine, marka tescilini yaptırırken basiretli işadamı özeni göstermek ödevi ile yükümlü bulunan davalının ilgili çevrelerce tanınmış, davacıya ait bilip bilmediğinin üzerinde durulmasına, davacı markası ile davalı markası arasında iltibas bulunup bulunmadığının değerlendirilmesine, böylece haksız rekabetin oluşup oluşmadığının takdiri ile sonuca göre karar verilmesi gerektiği” düşüncesi ile akis yöndeki yerel mahkeme kararının bozulmasına karar vermiştir.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 25/09/2000 tarih ve 2000/6139-7063 sayılı kararında, “davacının markası bir çok ülkede tescilli olduğu gibi, bir çok ülkede tescil başvurusunun yapıldığı ve tescil işlemlerinin devam ettiği, davacının… işaretinin marka olduğu sigaralar üzerinde Türkiye içinde ve dışında bir çok ülkede satıldığı, … markasının bir çok ülkede sigara dışında, çok çeşitli ürünlerle ilgili tescil başvurusunun yapıldığı, ayrıca Türkiye’de 1994-1997 yılları arasında, … markalı sigaralarla ilgili Türkiye’de reklam ve promosyon çalışmalarının yapıldığının anlaşıldığı ve söz konusu markanın tanınmış marka olduğunun saptandığı gerekçesi ile” davanın kabulüne karar vermiş olan yerel mahkeme kararını onamıştır.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 02.03.1999 tarih ve 1999/1154-1718 sayılı kararında, “marka sahibinin, markasının çok tanınmış marka olduğunun tespiti için dava açmakta hukuki yararı bulunduğunun Dairemizce benimsenmiş olması ve de böyle bir davanın TC Türk Patent Enstitüsüne yöneltilerek görülmesinin” benimsendiği açıkça yer almaktadır. Ancak daha sonra bu görüşünü kısmen değiştiren Daire, 24/06/2004 tarih ve 2003/12431 E. ve 2004/7020 sayılı kararında, “uyuşmazlık konusu olayda, markanın tanınmışlığına yönelik dava, TPE doğrudan hasım gösterilerek açılmıştır. Ancak, davacının, davalı nezdinde tanınmış marka tescil başvurusu bulunmamaktadır. Ayrıca davalı kurumun davacıya ait markaların tanınmış olmadığına yönelik kesinleşmiş olumsuz yönde nihai bir kararı da yoktur. … Öte yandan tanınmışlık talebi yönünden TPE ne başvurmadan doğrudan tescil davası yoluyla, bu sonuca ulaşılmak istenmesi markaların tescil sistemine de uygun düşmemektedir. Markanın tanınmışlığı yönünden Türk Patent Enstitüsüne başvurulup, tescil prosedürü tamamlanmadan, bu yönde nihai bir karar oluşmadan doğrudan açılan tespit davasında hukuki yarar yoktur. Bu durum karşısında, mahkemece, açıklanan gerekçeler doğrultusunda davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi doğru görülmemiştir” denilmek sureti ile yerel mahkemece verilen kararı bozmuştur. Daire, 04/10/2004 tarih ve 2004/49-9168 sayılı kararı ile de, aynı düşünce ile aksi yöndeki yerel mahkeme kararını bozmuştur.

Kaynaklar:

-EYUBOĞLU Samiye, Tanınmış Markalar, Ankara Barosu FMR Dergisi Yıl:1, Cilt 1, Sayı:2 Sayfa: 109
-WIPO; World Intellectual Property Organization / WKM / CM II ; ve 3 Sayılı Dokümanı
-Yargıtay Kararları

Sunuş, Av. Samiye Eyuboğlu, Uğur Yalçıner ve Gülden Bal tarafından gerçekleştirilmiştir.

Av. Samiye EYUBOĞLU

17 Aug

Patent Attorney Profession

544 sayılı Türk Patent Enstitüsünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin kabulü, beraberinde yeni bir mesleğin de kapılarını açmıştır. Patent, Marka ve Tasarım Vekilliği.
Patent ve Marka Vekilliği unvanları, Türk Patent Enstitüsünün kuruluşundan bu yana, 544 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede düzenlediği üzere Türk Patent Enstitüsü tarafından yapılan yazılı sınavla verilmektedir.

544 sayılı Türk Patent Enstitüsünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde kararnamenin 30. maddesinin 7. fıkrası, vekillerin Enstitü nezdinde ilgili kişilerin haklarının tesisi, korunması ve bunlarla ilgili olarak idare ile her türlü ilişkilerin temini, tesisi ve yürütülmesi ile yükümlü oldukları yönünde düzenleme getirerek iş alanlarının sınırını çizmiştir. Ayrıca, çalışma şekillerini belirlemek yönünden de, Borçlar Kanununun vekalet ile ilgili hükümlerinin uygulanacağına dair açıklama getirmiştir.

Vekillik müessesesi, sınai mülkiyet haklarının etkin bir biçimde korunması, sanayicilerin, ticaretle uğraşan kişi ve kuruluşların, araştırma-geliştirme faaliyeti yürütenlerin, sınai mülkiyet haklarından azami düzeyde yararlanmalarını sağlamak yönünden çok büyük önem arz etmektedir. Türkiye’de 1995 yılında gerçekleştirilen köklü değişikliklerle yenilenen sınai mülkiyet sisteminin yerleşmesi ve gelişmesi için vekillerin yetki ve sorumluluklarının herkesçe bilinmesi ve mutlaka özel bir yasa ile düzenleme altına alınması gerekmektedir.

Vekiller, sınai haklarla ilgili konularda, kişileri Enstitü nezdinde temsil eder, danışmanlık yapar ve sınai hakların korunması için Enstitü nezdinde girişimlerde bulunurlar.

Vekil olabilmek için gerekli koşullar 544 sayılı Türk Patent Enstitüsünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 30. maddesinde ve 14.4.1995 tarih ve 22258 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı Patent ve Marka Vekilleri Sınav Yönetmeliğinde belirlenmiştir. Buna göre, Türk vatandaşı olan, fiil ehliyetine sahip, yüz kızartıcı bir suçtan mahkumiyeti bulunmayan ve en az dört yıllık bir yüksek öğrenim kurumundan mezun olanlar, Türkiye’de ikamet etmek şartı ile Türk Patent Enstitüsü tarafından açılacak vekillik sınavına girme hakkına sahip olurlar.

Sınavda başarılı olanlar, Yönetmeliğin 14. maddesinde belirtilen bilgi ve belgeleri vermek suretiyle, Türk Patent Enstitüsü nezdinde tutulan vekil siciline kaydedilirler. 27.10.1999 tarihi itibarıyla Türkiye’de sicile kayıtlı 346 marka ve 202 patent vekili bulunmaktadır. Tasarım vekili sicili ise henüz oluşturulmamış olup bu sicil oluşturulduğunda, hem marka hem de patent vekili olanlar, tasarım vekili siciline sınavsız olarak kayıt edilme hakkına sahip olacaklardır.

Yazımın başında, patent ve marka vekilliğinin, 544 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin kabulü ile ortaya çıkan yeni bir meslek olduğunu belirtmiş idim. Bu gün sınai mülkiyet sistemlerini oturtmuş ülkelerde, patent vekilliği bir meslek olarak kabul edilmiş ve Patent Vekilleri Birlikleri oluşturularak, bu Birliklere ilişkin yasal düzenlemeler hayata geçirilmiştir. Vekillerin yetki ve sorumlulukları, Patent kurumları ile ilişkileri, ücretlere ilişkin düzenlemeler, Birlikle Kurum ilişkileri, vekilin sicilden silinme nedenleri, disipline yönelik düzenlemeler gibi konular da bu yasal düzenlemeler içerisinde yer almıştır. Türk Patent Enstitüsünün 1996 yılından bu yana, yılda bir kez olmak üzere gerçekleştirdiği sınavlar sonucu vekil sayısı gün geçtikçe arttığından, Türkiye’de de benzer bir düzenlemeye gidilmesine şiddetle ihtiyaç duyulduğu inancındayım.

Patent ve marka vekilliğini, avukatlık veya mali müşavirlik meslekleri gibi düşünmek mümkün olabilir. Söz konusu mesleklerle benzer veya ayrı yönleri bulunmaktadır. Ancak, bu mesleklerde olduğu gibi bir meslek birliği olarak örgütlenmesi gerekmektedir. Mevcut düzenlemelerde, patent ve marka vekillerinin mesleki işbirliğine yer verilmemiş, mesleğin yürütülmesi ile ilgili olarak genel hükümlere yollama yapılmıştır. Bu nedenle, söz konusu boşluğun yapılacak yasal düzenlemelerle doldurulması gerekmektedir.

Türk Patent Enstitüsü nezdinde işlem yapmaya yetkili olan ve-killer, yürürlükteki mevzuata göre patent, marka ve tasarım vekilleri olarak üç grupta toplanabilir. Tasarım vekilleri sicilinin henüz oluşturulmadığına önceki açıklamalarımızda değinmiş idik. Yani, bu gün için uygulamada patent ve marka vekilliği olarak iki grup söz konusudur. Bilindiği üzere patent ve faydalı model başvuruların yapılabilmesi ve başvurularla ilgili işlemlerin yürütülebilmesi için patent vekili, marka başvurularının yapılması, başvuru ve tescil ile ilgili prosedürün yürütülebilmesi için de marka vekili olmak gerekmektedir.

Vekillerin yetkileri konusuna gelince, vekillerin yetkileri, vekil edenin verdiği yetki ile sınırlıdır. Yani, vekilin Türk Patent Enstitü nezdinde bir başvuru sahibi adına işlem yapabilmesi için, vekil edenin usulüne uygun olarak verdiği vekaletnamenin varlığı şarttır. Vekil, Türk Patent Enstitü nezdinde yapacağı her başvuru için ayrı ayrı vekaletname ibraz etmelidir. Vekil, aynı müvekkili için birden fazla başvuruda bulunuyor ise her bir başvuru için ayrı vekaletname ibraz etmeli veya daha önce Türk Patent Enstitüsü nezdinde vekaleten işlerini yürüttüğü bir müvekkili ile ilgili olarak farklı bir dosyada işlem yapıyorsa, örneğin müvekkili adına farklı bir başvuruya itiraz ediyor ise itiraz dilekçesinin ekine vekaletnamesini mutlaka eklemelidir.

544 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 30/7. fıkrasının son cümlesi “vekiller hakkında Borçlar Kanununun vekalet ile ilgili hükümleri uygulanır” hükmünü amirdir. 818 sayılı Borçlar Kanununun 386 ile 398 arasındaki maddeleri, vekalete ilişkin düzenlemelerden ibarettir. Genel olarak açıklamak gerekirse vekalet birakittir ki onunla vekil, sözleşme kapsamında kendisine verilen işin idaresi veya kabul ettiği hizmetin yerine getirilmesi borcu altına girer.

Bu anlamda, vekilin müvekkiline karşı bir takım borçlarının varlığı söz konusu olur. Bunlar;
i. Talimat dairesinde vekaleti ifa.
ii. İyi biçimde yerine getirme yükümlülüğü.
iii. Hesap verme
iv. Vekilin iktisap ettiği hakların müvekkiline intikali.
Bu yükümlülükleri birer cümle ile açıklama gereği duymaktayım;
i. Talimat dairesinde vekaleti ifa yükümlülüğü.
Vekil, müvekkilinin açık bir şekilde verdiği talimatına muhalefet edemeyecek, bu talimatı yerine getirmekle yükümlü olacaktır.
ii. İyi niyetle ifa mükellefiyeti.
Vekilin sorumluluğu genel olarak, işçinin sorumluluğuna ilişkin hükümlere tabidir ve vekil, vekalet konusu işini iyi bir şekilde ifa etmekle yükümlüdür.
iii. Hesap verme zorunluluğu.
Vekil, müvekkilinin talebi üzerine, yürüttüğü vekalet konusu işler hakkında müvekkiline bilgi vermek durumundadır. Ayrıca, vekalet nedeni ile aldığı her şeyi de müvekkiline vermek zorundadır.
iv. Vekilin iktisap ettiği hakların müvekkiline intikali zorunluluğu.

Müvekkil, vekiline karşı olan borçlarını ifa ettiğinde, vekilin kendi namına ancak müvekkili hesabına elde ettiği hakları da müvekkilin olur.

Vekil ile müvekkil arasında düzenlenen vekalet akdi, müvekkili de vekile karşı yerine getirilmesi gereken bir borç altına sokmaktadır. Bu borç, vekilin vekalet konusu işin yapılması için yaptığı masrafların, faizi ile birlikte vekile ödenmesinden ibarettir. Bunun dışında, vekilin, vekalet konusu işlerle ilgili olarak zarara uğraması halinde, zarar ve ziyanının tazminini de müvekkilinden talep etmesi mümkündür.

Görüldüğü üzere Borçlar Kanunundaki hükümler genel olarak müvekkil-vekil ilişkisinin düzenlenmesinden ibarettir. 544 sayılı Türk Patent Enstitüsünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede ise vekil olabilmenin koşulları düzenlenmiştir. Vekillerin haklan, Enstitü ile ilişkileri, mesleğin yürütülmesi ile ilgili kurallar, reklam yapılıp yapılamayacağına dair düzenlemeler, vekillik sicilinden silinme ile ilgili haller gibi mesleğin özelliğinden kaynaklanan durumlara ilişkin hükümler mevcut yasal düzenlemeler içinde bulunmamaktadır. Bu anlamda yeni bir yasal düzenlemenin yapılarak, az önce sıraladığımız konuların -ki bunlara yenilerini de eklemek mümkündür- hüküm altına alınması gerekmektedir.

Sınai mülkiyet sistemlerini oturtmuş ülkelerde Patent Vekilliğinin ayrı bir meslek grubu olarak kabul edildiğine, Patent Vekilleri Birlikleri oluşturulduğuna ve bu Birliklere ilişkin yasal düzenlemelerin hayata geçirildiğine yukarıda değinmiş idim. Örneğin; Almanya’da uzun süre önce Patent Vekilleri Yasası kabul edilmiş, Patent Vekili olma koşulları da bu düzenleme içinde yer almıştır. Burada bir örnek olması açısından Alman Patent Vekilliği sisteminden ve Patent Vekilleri Birliğinden kısaca söz edeceğim.

Federal Almanya’da teknik bir konuda yükseköğrenim görenler, okulu bitirdikten sonra kendi meslekleri ile ilgili bir alanda en az bir yıl çalışmış olmak koşulu ile patent vekilliği için başvuruda bulunma hakkına sahip olmaktadırlar. Başvuru sonrasında bir eğitim süreci başlamaktadır. Bu süreç kısaca, iki yıl bir patent vekilinin yanında veya firmaların patent bölümlerinde, altı ay Alman Patent ve Marka Kurumunda ve altı ay da Patent Mahkemesinde-ki’ eğitimlerden oluşmaktadır. Bu eğitim boyunca yürütülen prosedüre de kısaca değinmek istiyorum.

Patent vekili yanında gerçekleştirilen iki yıllık eğitimde, yanında eğitim yapılan vekil tarafından iki kez “karne” hazırlanmakta, karnelerin olumsuz olması halinde ise, bir sonraki sürece geçilmesi mümkün bulunmamaktadır. Ayrıca, yanında eğitim yapılan vekil tarafından düzenlenen uygulamaya yönelik seminerlere de katılmaları zorunluluk olarak öngörülmektedir. Bu seminerlerde, somut örnekler üzerinde hukuki açıklamalarda bulunulmaktadır.

Toplam üç yıllık eğitim döneminin bitiminde vekil adayları yazılı ve sözlü sınava tabi tutulmaktadır. Sınav komisyonu 5 kişiden oluşmakta olup, komisyonda Alman Patent ve Marka Kurumundan, Patent Mahkemesinden ve patent vekillerinden üyeler bulunmaktadır.

Sınavın şekline gelince, adaylara sınavdan bir gün önce bir dosya verilmekte, aday dosyayı inceleyerek sorunu tespit ettikten sonra, komisyona dosyanın durumunu özetleyip ve o sorunla ilgili çözüm önerisini sunmaktadır. 1998 yılında vekillik eğitimi ile ilgili düzenlemelerde yapılan bir değişiklikle vekillere, eğitim sırasında “genel hukuk eğitimi” alma zorunluluğu da getirilmiş. Bu eğitim sürecini tamamladıktan sonra yazılı ve sözlü sınavda başarılı olan vekil adayları Alman Patent ve Marka Kurumuna dilekçe ile başvurarak vekillik yapmak için izin talebinde bulunmaktadırlar.

Bağımsızlık, vekillik yapabilmenin ön koşulu olarak kabul edildiğinden, firmaların patent bölümlerinde veya bir vekilin yanında ücret karşılığı çalışıldığı takdirde, Patent Vekilliği unvanı kullanılamamakta, vekil sıfatı ile çalışılmak istendiğinde ise yemin edilerek büro açılması gerekmektedir.

Alman Patent Vekilleri Birliğinin teşkilat yapısına gelince, Birliğin yöneticilerinin Patent Vekili olması zorunluluğu bulunmamakta olup, burada idari görev yapan avukatlar Vekiller Birliği Yüksek Kuruluna danışmanlık yapmaktadırlar. Tüzel kişiliği haiz olan Birlik, vekillerinin mesleki çalışmalarını denetleme ve gerektiğinde cezalandırma yetkisine de sahiptir. 1999 yılı içerisinde yapılan yasa değişikliği ile vekillerin “limited” şirket kurmasına da olanak tanınmış ancak, şirket kurmak için Alman Patent ve Marka Kurumundan izin alınması zorunluluğu getirilmiştir.

Alman Patent Vekilleri Birliğinin bugün için toplam 1700 üyesi bulunmaktadır. Altı ayda bir Yönetim Kurulunun ve tüm Birlik üyelerinin katıldığı ve meslek kurallarının tartışıldığı toplantılar gerçekleştirilmektedir. Bu toplantılarda alman kararlar yasal değişiklik gerektirdiğinde, Adalet Bakanlığına sunulmakta ve Parlamentoda görüşülmektedir.

Patent Vekillerinin işleri ile ilgili, örneğin; müvekkile kaba davranmak, tertipsiz giyinmek, müvekkil sırlarının ifşası gibi suçların çözüm yeri Patent Vekilleri Birliğidir. Eğer işlenen fiilin önemli boyutta olduğu düşünülüyorsa, konunun çözümü için genel mahkemelere de gidilebilmektedir. Bu durumda verilebilecek en ağır ceza Patent Vekilliği lisansının geri alınmasıdır.

Patent Vekilleri Birliği, yarı resmi bir kurum niteliğinde olup devletten ödenek almamaktadır. Gelirleri üye aidatlarından oluşmakta ve giderleri Genel Kurulca denetlenmektedir.
Patent Vekilleri Birliği Yönetim Kurulu, üyelerin sorularım cevaplamak, üyeler arasında çıkan uyuşmazlıklarda arabuluculuk yapmak ve harcamalarla ilgili bilgileri altı aylık toplantılarda Genel Kurula bildirmek gibi görevleri yerine getirmektedir.

Vekillerle iş sahipleri arasında uygulanacak belirlenmiş bir ücret tarifesi bulunmamaktadır. Bu konuda bir yasal düzenleme yapılması konusunda tartışmalar halen devam etmektedir. Reklam konusunda ise Patent Vekillerinin, rakiplerine karşı üstünlük sağlayacak nitelikte reklam yapmaları kanunen 100 yıldan bu yana yasaklanmış bulunmaktadır.

Alman Patent ve Marka Kurumu, Patent Vekilliği yetki belgesinin verilmesiyle ilgili olarak Vekiller Birliğinden görüş istemektedir. Vekillik talebinin reddedilmesi halinde, talep sahibinin genel mahkemelere başvurma hakkı mevcuttur. Vekillik talebinin kabul edilmesi halinde Vekiller Birliği’ne kayıt zorunlu olup, yasa gereği başkaca bir talebe gerek kalmaksızın kayıt işlemi gerçekleştirilmektedir. Vekillerle ilgili bilgiler aylık bültenlerde ilan edilmekte, tüm kişisel kayıtlar vekilin ölümünden 50 yıl sonrasına kadar muhafaza edilmektedir.

Patent vekillerinin çalışmaları Alman Patent ve Marka Kurumu tarafından da takip edilmekte, patent vekilliği mevzuatına göre yapılması yasak işleri yapan vekillerin yetki belgesi kurum tarafından geri alınabilmektedir. Patent vekilleri hakkında herhangi bir dava açılarak, yargılama sonucunda cezalandırılmasına karar verildiği takdirde, Mahkemeler bu kararı Alman Patent ve Marka Kurumuna bildirmektedir. Bu bildirim sadece meslekle ilgili olarak alınan cezalar için değil her tür ceza için yapılmaktadır.

Vekillik eğitimi, vekillik izninin alınışı, vekillerin statüleri, yetki ve sorumlulukları Patent Vekilliği Mevzuatında düzenlenmiş bulunmaktadır. Patent Vekilinin patent, faydalı model, marka ve endüstriyel tasarımlarla ilgili tüm işlemleri yapma yetkisi bulunmaktadır.

Mevzuatta vekilliğin sona erdirilmesini gerektiren haller de belirlenmiş olup,

– Fiil ehliyetinin kaybedilmesi,

– Kamu haklarından yasaklanma,
– İhtiyarlık, bunama, alkol ve uyuşturucu gibi zararlı madde alışkanlığı
– Vekilin kendi isteği ile meslekten ayrılması,
-Askerlik, hakimlik, memuriyet gibi vekillikle bağdaşmayan işlerin yapılması,
– Alman vatandaşlığından çıkma,
– Vekillik izni alındıktan sonra üç aylık süre içerisinde, Alman
– Patent ve Marka Kurumu nezdinde tutulan listeye kayıt yaptırılmaması,
– Almanya sınırları içerisinde ikametgahının kalmaması ve
– büronun kapatılması,
– Eksik mal beyanında bulunulması,
– Yargı kararı ile iflas,
– Bağımsızlığın kaybına neden olan başka bir işe başlanması,
– Zorunlu sorumluluk sigortasının yaptırılmaması hallerinde
vekillik sona erdirilmektedir.

Patent ve Marka Kurumu Başkanının, Alman Patent Vekilleri Birliğini denetleme yetkisi bulunmakla beraber bu denetim yetkisi oldukça sınırlı tutulmuştur. Bu yetkinin “uyarma” şeklinde nitelendirilmesi de mümkün olabilir.

Ülkemizdeki düzenlemeye paralel olarak, Almanya’da yabancı başvuru sahipleri kendilerini Alman tabiiyetindeki bir vekil ile temsil ettirmek zorundadırlar.

Genel Hukuk eğitimi almış olan Patent vekilleri, bu konudaki yasal düzenleme gereğince müvekkillerini Federal Patent Mahkemesinde de temsil etme yetkisine sahip bulunmaktadır. Patent Vekilliği eğitimi sırasında genel hukuk eğitiminin zorunlu kılınmasının en önemli nedeni de budur.
Kısaca açıklamaya çalıştığımız bu sistem Almanya’da çok uzun süreden beri uygulanmaktadır. Türkiye’de de öncelikle, patent ve marka vekili olabilmenin koşulları yeniden gözden geçirilmelidir. Sistemin düzgün bir şekilde yürütülmesi açısından vekillerin, bu unvanı elde etmeden önce ciddi bir eğitime tabi tutulmalarını sağlayacak bir düzenleme getirilmelidir. Bunun için de atılması gereken ilk ve en önemli adımın, Patent Vekilleri Birliğinin kurulması ve bu yolla vekillerin örgütlenmelerinin sağlanması olduğu düşüncesindeyim.

Av. Samiye EYUBOĞLU

17 Aug

Patent Ve Faydalı Model Belgelerinin Hükümsüzlüğü Ve Tecavüz Halleri

1- GİRİŞ

Ülkemizde buluşların korunmasına ilişkin “Patent Haklarının Korunması Hakkındaki 551 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname” 27 Haziran 1995 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Söz konusu KHK ile buluşlar patent veya faydalı model belgesi ile korunmaktadır. Her iki koruma biçimi de buluşların korunması ile ilgili olmakla birlikte; özellikle belgenin verilme kriterleri; başvuru sonrasında belgenin verilmesine kadar geçen süre içindeki işlemler ve koruma süreleri açısından farklılık göstermektedir.

 

Bu bildiride, Türkiye’de patent ve faydalı model hakları ile ilgili uygulamalar;
-Patent ve Faydalı Model belgelerinin verilme kriterleri ve başvuru sonrasındaki işlemler;
-Buluşların patent veya faydalı model belgesi ile korunmasının karşılaştırmalı değerlendirmesi,
-Patent veya Faydalı Model Belgesi ile korunan buluşun koruma kapsamı
-Patent ve faydalı Model Belgelerinin hükümsüzlük halleri,
-Tecavüz halleri
hukuki ve teknik açıdan örneklerle değerlendirilmiştir.

 

2- PATENT VE FAYDALI MODEL BELGELERİNİN VERİLME KRİTERLERİ VE BAŞVURU SONRASINDAKİ İŞLEMLER

Patent verilerek korunabilecek buluşlarda;
-Dünyada yenilik,
-Sanayiye uygulanabilirlik, ve
-Buluş basamağı (tekniğin bilinen durumun aşılması)
kriterlerinin bir arada olması şarttır.

 

Faydalı model belgesi ile korunabilecek buluşlarda ise;
-Dünyada yenilik, ve
-Sanayiye uygulanabilirlik
kriterlerinin bulunması şarttır.

Herhangi bir patent veya faydalı model başvurusu, usulüne uygun doldurulmuş ve imzalanmış dilekçe ekinde buluşu açıklayan özet, tarifname, korunmak istenen unsurları içeren istemler ve varsa şekillerin Türk Patent Enstitüsü’ne verilmesi ile yapılır. Şekli açıdan eksiklik yok ise başvuru bu aşamadan itibaren işlemdedir.

Söz konusu başvuru faydalı model başvurusu ise, başvuru sahibinin erken yayın talebi üzerine hemen veya başvuru tarihinden (varsa rüçhan tarihinden) itibaren 18 ay sonra yayınlanır ve 3. kişilerin itirazına açılır. Başvuru sahibi, söz konusu faydalı model başvurusunun tarifname ve istemlerini, başvurunun ilk kapsamını aşmamak (genişletmemek) şartı ile faydalı model belgesi verilmeden önce değiştirebilir. Bazı istemleri birleştirebilir veya bazı istemleri çıkartarak koruma kapsamını daraltabilir. Bu değişiklikler itiraz(lar) sonrasında yapılabileceği gibi, belge verilmesinden önce başvuru sahibi tarafından her an yapılabilir. Başvuru sahibi, itiraz(lar)a rağmen kendisine faydalı model belgesi verilmesini de talep edebilir.

Tüm bu açıklamalardan faydalı model belgesi ile korunamayacak nitelikteki buluşlara dahi faydalı model belgesinin verilebildiği anlaşılmaktadır. Erken yayın talep edildiği ve yayına itiraz olmadığı takdirde 7-9 ay içerisinde faydalı model belgesinin verilmesi mümkündür. Erken yayın talebinin olmaması durumunda faydalı model belgesinin verilmesi süreci 24 aya kadar çıkabilmektedir.

Buluşun korunması için yapılan başvuru patent başvurusu ise, başvuru sahibinin araştırma raporu talebi sonrasındaki erken yayın talebi üzerine hemen veya başvuru tarihinden (varsa rüçhan tarihinden) itibaren 18 ay sonra yayınlanır. Patent başvurusu yapılması durumunda, süresi içinde (başvuru tarihinden, varsa rüçhan tarihinden itibaren 15 ay içinde) araştırma raporu düzenlenmesinin talep edilmesi gerekir. Talep sonrası Araştırma Raporu düzenlenir. Daha sonra da inceleme rapor(lar)ı düzenlenir. Başvuru sahibi söz konusu patent başvurusunun tarifname ve istemlerini başvurunun ilk kapsamını aşmamak (genişletmemek) şartı ile her an (araştırma raporu sonrasında veya inceleme raporlarının alınması aşamalarında) değiştirebilir. Bazı istemleri birleştirebilir ya da bazı istemleri çıkartabilir.

Başvuru sahibi araştırma raporunun yayınlanmasından itibaren 6 ay içinde yapılabilecek itiraz(lar)a rağmen kendisine incelemesiz patent verilmesini talep edebilir. Buradan patent ile korunamayacak buluşlara da incelemesiz patent belgesinin verilebildiği anlaşılmaktadır. İncelemesiz patent verilme süresi 2-3 yıl arasında değişmektedir. Bu süre Türk Patent Enstitüsü adına araştırma raporu hazırlanma işlemini yapan araştırma kuruluşuna göre değişmektedir.

Ek-1’de PCT/GB99/03939 başvuru ve WO 00/35184 yayın numaralı “portatif faks makinesi” başlıklı buluşunun yayın sayfası ve Araştırma Raporu yer almaktadır. Söz konusu başvurunun korunması istenen unsurları 11 adet istem ile belirtilmiştir. Araştırma raporu incelendiğinde 1-4 ve 6-11 (1, 2, 3,4, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11) numaralı istemlerinin Y kategorisinde olduğu yani buluş basamağı kriterini karşılamadığı; bir başka ifade ile 5 numaralı istem hariç diğer istemlerin patent verilme kriterlerine uygun olmadığı anlaşılmaktadır. Bu başvuruya istemlerin bu hali ve bu araştırma raporu ile Türkiye’de incelemesiz patent verilmesi mümkündür. Başvuru sahibi, hazırlanmış olan araştırma raporunu dikkate alarak istemlerini kapsamı genişletmemek kaydı ile yeniden düzenleyip (kapsamı kısıtlayarak), inceleme talep edip, olumlu inceleme raporu alarak, patent alabilir.

İnceleme raporu talebi sonrasında hazırlanan inceleme rapor(lar)ının olumlu olması halinde başvuruya incelemeli patent verilir. Buradan anlaşılan, patent verilme kriterlerine uygun olarak verilmiş patent, incelemeli patenttir. Bir başka ifade ile patent verilme kriterlerine uygun olmayan buluşlara incelemeli patent verilemez. İncelemeli patent verilme süresi 2-5 yıl arasında değişmektedir. Bu süre araştırma ve inceleme kuruluşlarına göre çok daha fazla (6-8 yıl gibi) olabilmektedir.

Ek-2’de PCT/TR 2003/00016 başvuru ve WO 2004/030872 yayın numaralı “Ayaklı robotlar için akışkan transferi ile denge sistemi” başlıklı buluşunun yayın sayfası, İnceleme raporu yer almaktadır. Sözkonusu başvurunun korunması istenen unsurları 17 adet istem ile belirtilmiştir. İnceleme raporu incelendiğinde;
-3, 7 ve 12 – 17 numaralı istemlerin yeni olduğu,
-3, 7 ve 13 – 17 numaralı istemlerin buluş basamağı kriterini karşıladığı,
-tüm (1; 17) istemlerin sanayiye uygulanabilir olduğu
anlaşılmaktadır. Bu başvuruya istemlerin bu hali ve bu inceleme raporu ile 3, 7, 13, 14, 15, 16 ve 17. istemleri için Türkiye’de incelemeli patent verilmesi mümkündür. Başvuru sahibi, hazırlanmış olan inceleme raporunu dikkate alarak istemlerini yeniden düzenleyip (kapsamı değiştirerek), tekrar inceleme talep edip, değiştirilmiş istemler için tekrar olumlu inceleme raporu alarak, patent alabilir.

Ek-3’de PCT/TR 02/00021 başvuru ve WO 03/009252 yayın numaralı “Kalan Yanma Süresini Gösteren Trafik Lambası” başlıklı buluşunun yayın sayfası, Araştırma Raporu ve İnceleme raporu yer almaktadır. Söz konusu başvurunun korunması istenen unsurları 20 adet istem ile belirtilmiştir. Araştırma Raporu incelendiğinde; tüm istemlerin 2 karşı doküman nedeni ile yeni olmadığı ve buluş basamağı kriterini karşılamadığı, bu nedenle patent verilme kriterlerine uygun olmadığı anlaşılmaktadır. Bu başvuruya istemlerin bu hali ile Türkiye’de incelemesiz patent verilmesi mümkündür. Başvuru sahibi istemlerini değiştirerek istem sayısını 18’e indirmiş ve Ek-3’de yer alan olumlu inceleme raporunu alarak buluşuna patent verilmesini sağlamıştır. Söz konusu buluş Türkiye’de 2003 02049 numaralı incelemeli patent ile korunmaktadır.

 

3- BULUŞLARIN PATENT VEYA FAYDALI MODEL BELGESİ İLE KORUNMASININ KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRMESİ,

Her ikisi de buluşların korunmasına yönelik olan patent ve faydalı model belgelerinin arasındaki farklar aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

 

Faydalı Model                                        İncelemesiz Patent                     İncelemeli Patent
Aranan Kriterler:

Dünyada yenilik                         Dünyada yenilik             Dünyada yenilik
Sanayiye uygulanabilirlik             Sanayiye uygulanabilirlik Sanayiye uygulanabilirlik
Buluş basamağı                Buluş basamağı

Araştırma Raporu Düzenleniyor mu?

Hayır                                                   Evet                                         Evet

İnceleme Raporu Düzenleniyor mu?

Hayır                                                   Hayır                                        Evet

Koruma Süresi

10 yıl                                                   7 yıl                                         20 yıl

Kriterlere uygun olmama durumunda belge veriliyor mu?

Evet                                                    Evet                                         Hayır

İşlem süresi

8-24 ay                                                1-3 yıl                                      2-5 yıl

4- PATENT VEYA FAYDALI MODEL BELGESİ İLE KORUNAN BULUŞUN KORUMA KAPSAMI

Herhangi bir buluşun patent ya da faydalı model ile korunan unsurları İstemler adı verilen kısımda açıklanır.

 

İstemler ile ilgili hükümler 551 Sayılı KHK’nin 47, 83 ve 84 üncü maddelerinde hüküm altına alınmıştır.

Patent ya da faydalı model başvurularının veya verilmiş patent ya da faydalı model belgesinin korunan unsurları İstem veya İstemlerde belirtilir. 551 Sayılı KHK’in 47 inci maddesi hükümlerine göre “İstem veya istemler tarifnamede tanımlanan buluşun kapsamını aşamaz”. 83 üncü madde istem ve istemlerin yorumlanmasına ilişkindir. Bu madde hükümlerine göre;
-İstem veya istemler tarifname ve resimler esas alınarak yorumlanır (1 inci fıkra).
-İstem veya istemler, bir yandan patent başvurusu veya patent sahibine hakkı olan korumayı sağlayacak ve diğer yandan üçüncü kişilere de korumanın kapsamı açısından makul bir düzeyde kesinlik ifade edecek şekilde birlikte yorumlanır (2 inci fıkra).
-İstem veya istemler, kullanılan kelimelerle sınırlı olarak yorumlanamaz. Bununla beraber, patent başvurusu veya patentten doğan koruma kapsamının tesbitinde istem veya istemler, buluşu yapan tarafından düşünülen fakat istem veya istemlerde talep edilmeyen, buna karşılık ilgili teknik alanda uzman birkişi tarafından tarifname ve resimlerin yorumlanması ile ortaya çıkacak özellikleri kapsayacak şekilde kabul edilmez (4 üncü fıkra).
-Patent başvurusu veya patentten doğan koruma kapsamının belirlenmesinde tecavüzün varlığının ileri sürüldüğü tarihte, istem veya istemlerde belirtilmiş unsurlara eşdeğer nitelikte olan unsurlar da dikkate alınır (5 inci fıkra) (eşdeğerler doktrini).
-Tecavüzün varlığının ileri sürüldüğü tarihte, eşdeğer unsur, esas itibariyle aynı işlevi görüyorsa ve bunu aynı şekilde gerçekleştiriyorsa ve istem veya istemlerde talep edilen unsur ile aynı sonucu ortaya çıkarıyorsa, genel olarak istem veya istemlerde talep edilen unsurun eşdeğeri olarak kabul edilir (6 ncı fıkra) (eşdeğerler doktrini).
-İstem veya istemlerin kapsamını belirlemek için patentin verilmesi ile ilgili işlemler sırasında veya patentin geçerliliği süresince, koruma kapsamının belirlenmesinde patent başvurusu veya patent sahibinin beyanları dikkate alınır (7 nci fıkra) (başvuru sahibinin kısıtlayıcı beyanları – file wrapper doktrini).
-Patent, buluşun işlev veya sonuçlarının örneklerini veya buluşun bir düzenlenmesinin örneklerini kapsıyorsa, istem veya istemler bu örneklerle sınırlanmış olarak yorumlanmaz. Özellikle, ürün veya usulün sahip olduğu ilave özelliklerin patentte açıklanan örneklerde bulunmaması, bu örneklerde bulunan özellikleri kapsamaması veya bu örneklerde belirtilen her amaç veya özelliği gerçekleştirememesi hallerinde, ürün veya usul istem veya istemler ile sağlanan koruma kapsamının dışında tutulmaz (8 inci fıkra).

İstemlerin yorumlanmasına ilişkin 83 üncü maddenin yorumu büyük önem taşımaktadır. Bu maddenin yorumlanmasında temel alınması gereken ilke, birinci ve ikinci fıkralarda açıklanan “İstem veya istemlerin tarifname ve resimler esas alınarak yorumlanacağı”, ve “istem veya istemlerin, bir yandan patent başvurusu veya patent sahibine hakkı olan korumayı sağlayacak ve diğer yandan üçüncü kişilere de korumanın kapsamı açısından makul bir düzeyde kesinlik ifade edecek şekilde birlikte yorumlanması gerektiği”dir.

Bu temel ilke gerek patent ve faydalı model belgelerinin verilmesi, gerekse hükümsüzlük talepleri ve tecavüz hallerinin değerlendirilmesi açılarından çok önemlidir. Zira 83 üncü maddenin 7 nci fıkrasındaki “istem veya istemlerin kapsamını belirlemek için patentin/faydalı modelin verilmesi ile ilgili işlemler sırasında veya patentin/faydalı modelin geçerliliği süresince, koruma kapsamının belirlenmesinde patent/faydalı model başvurusu veya patent/faydalı model sahibinin beyanlarının dikkate alınacağı” hükmü yanlış yorumlanmaya açık olup, bu şekilde yanlış yorumlamaya bağlı olarak da başvuru ya da patent/faydalı model sahibinin beyanları, istemlerle sınırlanan kapsamın genişletilmesi yolunu açabilir. Bu son derece sakıncalıdır. Bu fıkra hükmü kapsamında kastedilen beyanlar, kapsamın genişletilmesi yönündeki beyanlar olmayıp tam aksine işlemler sırasında veya sonrasında başvuru/belge sahibinin “kapsamın daraltılmasına ilişkin beyanlar”dır. Bu hükmün bu şekilde anlaşılması gerekmektedir. Zira bu yaklaşım uluslararası uygulamalarda hak sahibinin kısıtlayıcı beyanları (file wrapper) doktrini olarak kabul edilmektedir.

Kısıtlayıcı beyanlar doktrinine örnek olarak, aşağıda yer alan istemi kapsayan bir patent başvurusunun işlemleri sırasında başvuru sahibinin bir beyanını örnek olarak gösterebiliriz.
İstem 1: Fincan saplarının kayganlığının önlenmesi (sürtünme katsayısının arttırılması) için sapın fincan tarafının ya da tüm yüzeyinin pürüzlü malzeme ile kaplanmış olması ile karakterize edilen fincan.
Söz konusu patentin başvuru sahibi patentin işlemleri aşamalarında “sapın tümünün pürüzlü veya pürüzlendirilmiş malzemeden yapılmış olması istemlerin kapsamı dışındadır” ya da “bu buluş sapın tümün pürüzlü veya pürüzlendirilmiş malzemeden yapılmış olan fincanları kapsamamaktadır” ifadesini içeren bir beyanda bulunmuş ise bu durumda sapının tamamı pürüzlendirilmiş malzemeden yapılmış olan fincanlar koruma kapsamı dışında olacaktır. Bu durum özellikle hükümsüzlük ve tecavüz hallerinde önemle değerlendirilmesi gereken konudur.

83 üncü maddenin 4 ve 5 inci fıkralarında açıklanan “eşdeğer nitelikte olan unsur” ve “istemlerde talep edilen unsur ile aynı sonucu ortaya çıkaran unsurların eşdeğer kabul edilmesi” ifadelerinin de yorumlanması çok önemlidir. Eşdeğerler doktrini olarak anılan doktrine göre patent ile korunan bir buluşun istemlerinden herhangi bir birinde açıklanan koruma talep edilen unsurların işlev, araçlar ve sonuçları bakımında eşdeğer olması anlamındadır.

Eşdeğerler doktrinine örnek olarak, aşağıda 1 numaralı istemi ve şekilleri yer alan bir patenti geçerli olduğunu varsayarak gösterebiliriz.

Söz konusu patentin 1 numaralı istemini amaç, işlev, araçlar (unsurlar) ve sonuç açısından değerlendirdiğimizde aşağıdaki hususları tesbit edebiliriz.

AMAÇ : Otomobil camlarındaki yoğuşmuş su buharını (buğulanmayı) gidermek

İŞLEV : Elektrik enerjisi ile bir malzeme üzerinde ısı üretmek,

ARAÇLAR / UNSURLAR :
-Şeffaf malzeme,
-Malzeme üzerine yerleştirilmiş,
-Değişik geometrik biçimlerde,
-Tercihen Cu veya Al tel

SONUÇ : Üretilen ısı ile camı ısıtmak, yoğuşmuş su buharını tekrar buharlaştırmak ve cam sıcaklığını yoğuşma sıcaklığının üzerinde tutmak.

Söz konusu patentin geçerli olduğunu varsayarak 3 ayrı alternatif durumu ayrı ayrı değerlendirelim.
Alternatif – 1 : Telin Fe veya Ni veya herhangi bir alaşım olması,
Alternatif – 2 : Tel yerine boru içinde kimyasal karışım kullanılması, elekrik enerjisi verilerek kimyasal reaksiyon oluşturulması ve ısı üretilmesi
Alternatif – 3 : Tel yerine boru içinde kimyasal karışım kullanılması, elekrik enerjisi ya da mekanik yol ile bir piston herket ettirilip basınç uygulanması, kimyasal reaksiyon oluşturulması ve ısı üretilmesi

Her 3 alternaif de ilk bakışta, sözkonusu 1 numaralı istemde belirtilen korunan unsurları aynen içermemektedir. Bu durumda hemen tecavüzün olmadığını iddia etmek doğru olmaz. Zira farklı olduğu düşünülen unsurların, amaç, işlev ve sonuç açısından değerlendirilmesi gerekir. Şöyle ki;
Alternatif 1; 1’de telin bakır (Cu) veya aluminyum (Al) yerine demir (Fe) veya nikel (Ni) ya da herhangi bir alaşım olması bir farklılık olarak değrlendirilmemelidir. Zira tümü metal veya metal alaşımıdır ve eşdeğerdir. İşlev ve elde edilen sonuç da aynı olduğuna göre tecavüzün varlığı iddia edilecektir. Eğer bu farklılık beklenmeyen bir sonuç doğuruyor ise bu durumda tecavüzün olmadığı iddia edilir.

Alternatif; 2’de tel yerine boru içinde kimyasal karışım kullanılmakta, karışıma elekrik enerjisi verilerek kimyasal reaksiyon oluşturulmakta ve böylece ısı üretilmektedir. Bu durumda araçlar (unsurlar) metal veya alaşım olmayıp kimyasal karışımdır. Karışımın içeriği de önemli olmakla birlikte farklı bir teknik alan uygulaması olarak değelendirilebilir ve elde edilen sonuç aynı olmasına rağmen tecavüzün olmadığı söylenebilir.

Alternatif; 3’de tel yerine boru içinde kimyasal karışım kullanılmakta, elekrik ya da mekanik yol ile bir piston hareket ettirilip basınç uygulanmakta, basınç ile kimyasal reaksiyon oluşturulmakta ve böylece ısı üretilmektedir. Bu durumda araçlar (unsurlar) metal veya alaşım olmayıp kimyasal karışımdır. Karışımın içeriği de önemli olmakla birlikte, karışıma doğrudan elektrik verilmediği, kimyasal reaksiyon basınç ile oluşturulduğu ve farklı bir teknik alan uygulaması olduğu için tecavüzün olmadığı söylenebilir.

İhlal ve tecavüz hallerinde yapılması gereken tüm bu değerlendirmelerin,
-hem buluşun ilgili olduğu teknik alanda uzman,
-hem de patent/faydalı model işlemleri ve koruma kapsamı hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olan
uzmanlarca yapılması önem taşımaktadır.

551 Sayılı KHK’de usul patentleri ile ilgili olarak düzenlenen 84 üncü madde hükümlerine göre (TRIPS madde 34 ile uyumlu olarak) ispat yükümlülüğü tecavüz ettiği iddia edilene aittir. 136 ncı maddenin 2 nci fıkrasında da “usule tecavüz etmeksizin ürünü ürettiğini iddia eden davalı bunu ispat etmekle yükümlüdür” hükmü yer almaktadır. Bu durumda, öncelikle ortaya koyulması gereken husus, patentin usul patenti olup olmadığıdır.

 

5- PATENT VE FAYDALI MODEL BELGELERİNİN HÜKÜMSÜZLÜK HALLERİ

Patent veya Faydalı modelin hükümsüzlüğü 551 Sayılı KHK’nin 129, 130, 131, 165 inci maddelerinde hüküm altına alınmıştır.

 

Patent veya Faydalı Model Belgesi isteme hakkı ve Gasp ile ilgili hükümler ise 551 Sayılı KHK’nin 11-15 inci maddelerinde yer almaktadır.

Faydalı Model Belgesinin yayınına itiraz etmeyen kişilerin hükümsüzlük davası açamayacaklarına ilişkin 165 inci maddenin son fıkrası; Anayasa Mahkemesinin 23.03.2004 tarih ve 2001/1 Esas ve 2004/36 Sayılı Kararı ile “Anayasa’nın 36. maddesinde, “Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir” denilerek dava açma hakkına yer verildiği, ancak bu maddenin, Anayasa’nın 91. maddesi ile sıkıyönetim ve olağanüstü haller dışında kanun hükmünde kararnamelerle düzenleme yapılamayacağı belirtilen ikinci kısmının ikinci bölümünde yer aldığından dava açma hakkını ilgilendiren düzenlemenin kanun hükmünde kararnamelerle yapılmasının olanaklı olmadığı ve sözkonusu fıkranın Anayasa’nın 91. maddesine aykırı olduğu gerekçesi ile iptali gerektiği, konunun diğer Anayasa kuralları yönünden incelenmesine gerek görülmeksizin” iptal edilmiştir. Dolayısıyla, Faydalı Model Belgesinin hükümsüzlüğü davasının açılması için bir ön koşul
niteliğinde olan yasal üç aylık süre içerisinde itiraz etmiş olmak zorunluluğu ortadan kalkmış, hükümsüzlük davası, zarar gören herkesin açabileceği bir dava haline gelmiştir.

Patent ve faydalı model belgelerinin hükümsüzlüğü konuları;
-Patent belgesinin hükümsüzlüğü ile ilgili genel hükümler ve hükümsüzlük talepleri,
-Faydalı model belgesinin hükümsüzlüğü ile ilgili genel hükümler ve hükümsüzlük talepleri,
-İncelemeli patentin hükümsüzlüğü talepleri,
– İncelemesiz patentin hükümsüzlüğü talepleri,
– EPO patentinin hükümsüzlüğü talepleri,
– Tecavüzün olmadığına ilişkin iddialar (menfi tesbit)
başlıkları altında aşağıda irdelenmektedir.

3.1-Patent belgesinin hükümsüzlüğü ile ilgili genel hükümler ve hükümsüzlük talepleri
Patent belgesinin hükümsüzlüğü ile ilgili genel hükümler 551 Sayılı KHK’nin 129, 130 ve 131 inci maddelerinde yer almaktadır. Bu maddelerdeki hükümler birarada değerlendirildiğinde;

Patentin hükümsüzlüğü için,
-Patent konusunun, patent verilme kriterleri ile ilgili 5 inci ila 10 uncu maddelerde belirtilen, patent verilebilirlik şartlarına sahip olmadığının,
-Buluşun, buluş konusunun ilgili olduğu teknik alanda bir uzmanın onu uygulamaya koyabilmesini mümkün kılacak yeterlikte, açık ve tam olarak tanımlanmadığının;
-Patent konusunun, yapılmış olan başvurunun kapsamı dışına çıktığı veya patentin buluşun bütünlüğü ile ilgili 45 inci madde anlamında ayrılmış olan bir başvuruya veya Patent isteme hakkının gasbı ile ilgili 12 inci maddeye göre yapılan bir başvuruya dayandığı ve onların kapsamlarını aştığının;
-Patent sahibinin, patent isteme hakkı ile ilgili 11 inci maddeye göre patent isteme hakkına sahip bulunmadığının,
ispat edilmesi gerekir.

Patent sahibinin, patent isteme hakkı ile ilgili 11 inci maddeye göre patent isteme hakkına sahip bulunmadığı hakkındaki iddia, ancak, buluşu yapan veya halefleri tarafından ileri sürülebilir. Bu durumda, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin patent isteme hakkının gasbı ile ilgili 12 nci maddesi hükümleri uygulanır ve hak sahibi,
-Gasbın söz konusu olduğu dava konusu önceki patent başvurusunun kendi başvurusu olarak kabul edilmesini ve işlem görmesini isteyebilir, veya
-Aynı rüçhan hakkından yararlanarak aynı buluş için yeni bir patent başvurusu yapabilir (Bu başvuru ilk başvurunun tarihi itibariyle işlem görür. Bu durumda, gasbın söz konusu olduğu başvuru hükümsüz kalır). veya
-Gasbın söz konusu olduğu başvurunun red edilmesini talep edebilir.

Patentin hükümsüzlüğü talebi patentin bazı istemleri için yapılabilir. Bu talep, patentin kısmi hükümsüzlüğü anlamındadır. Ancak herhangi bir istemin kısmen hükümsüzlüğü talep edilemez, edilse dahi herhangi bir istem kısmen hükümsüz kılınamaz.

Patentin hükümsüzlüğünü, zarar gören kişiler, Cumhuriyet Savcıları kanalıyla ilgili resmi makamlar ve aynı buluş ile ilgili patent isteme hakkına sahip kişiler talep edebilir.

Patentin hükümsüzlüğü, koruma süresinin devamınca veya hakkın sona ermesini izleyen beş yıl içinde dava edilebilir. Bu hüküm patent hakkının herhangi bir nedenle sona ermesinden (patentin süresinin dolmasından, yıllık ücretlerin ödenmemesinden gibi) 5 yıl sonrasına kadar talep edileceği anlamındadır.

Patentin hükümsüzlüğü davası, davanın açıldığı anda Patent Sicili’nde patent sahibi olarak kayıtlı kişiye karşı açılır.

Patentin hükümsüzlüğüne karar verilmesi halinde, kararın sonuçları geçmişe etkili doğar ve patent veya patent başvurusuna, hukuki bakımdan sağlanan koruma, hükümsüzlük kapsamında doğmamış sayılır.

Hükümsüzlük geriye dönük olarak, (patent sahibinin kötü niyetli olarak hareket etmesinden kaynaklanan zararın giderilmesine ilişkin tazminat talepleri saklı kalmak üzere),

a – Patentin hükümsüz sayılmasından önce, bir patente tecavüz sebebiyle verilen hukuken kesinleşmiş ve uygulanmış kararları;
b – Patentin hükümsüzlüğüne karar verilmeden önce, yapılmış ve uygulanmış sözleşmeleri, (ancak, hal ve şartlara göre, haklı sebepler ve hakkaniyet düşüncesi ile sözleşme uyarınca ödenmiş bedelin kısmen veya tamamen iadesi mümkündür)
etkilemez.

3.2- Faydalı model belgesinin hükümsüzlüğü ile ilgili genel hükümler ve hükümsüzlük talepleri
Faydalı Model belgesinin hükümsüzlüğü ile ilgili genel hükümler 551 Sayılı KHK’nin 165 inci maddesinde yer almaktadır. Bu maddedeki hükümler değerlendirildiğinde;

Faydalı Model belgesinin hükümsüzlüğü için,

a – Faydalı model belgesi konusunun, faydalı model belgesi verilme kriterleri ile ilgili 154, 155 ve 156 ncı maddelerinde belirtilen hükümlere aykırılığının,
b – Faydalı model belgesi konusu buluşun, buluş konusunun ilgili olduğu teknik alandaki bir uzmanın onu uygulamaya koyabilmesini mümkün kılacak yeterlikte, açık ve tam olarak tanımlanmadığının,
c – Faydalı model belgesi konusunun, faydalı model belgesi verilmesi için yapılmış olan başvurunun kapsamı dışına çıktığının veya faydalı model belgesinin buluşun bütünlüğü ile ilgili 45 inci madde anlamında ayrılmış olan bir başvuruya veya Patent isteme hakkının gasbı ile ilgili 12 inci maddeye göre yapılan bir başvuruya dayandığı ve onların kapsamlarını aştığının,
d – Faydalı model belgesi sahibinin, faydalı model belgesi isteme hakkı ile ilgili 157 nci maddeye göre faydalı model belgesi isteme hakkına sahip bulunmadığının,
ispat edilmesi gerekir.

Faydalı model belgesinin hükümsüzlüğü davası,
-Zarar gören üçüncü kişiler veya Cumhuriyet Savcılığı vasıtasıyla ilgili resmi makamlar, veya
-Faydalı model belgesi isteme hakkına sahip kişiler
tarafından açılabilir.

Faydalı model sahibinin, faydalı model isteme hakkı ile ilgili 157 nci maddeye göre faydalı model isteme hakkına sahip bulunmadığı hakkındaki iddia, ancak, buluşu yapan veya halefleri tarafından ileri sürülebilir. Bu durumda, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Patent isteme hakkının gasbı ile ilgili 12 nci maddesi hükümleri uygulanır ve hak sahibi,
-Gasbın söz konusu olduğu dava konusu önceki faydalı model başvurusunun kendi başvurusu olarak kabul edilmesini ve işlem görmesini isteyebilir, veya
-Aynı rüçhan hakkından yararlanarak aynı buluş için yeni bir faydalı model başvurusu yapabilir (Bu başvuru ilk başvurunun tarihi itibariyle işlem görür. Bu durumda, gasbın söz konusu olduğu başvuru hükümsüz kalır), veya
-Gasbın söz konusu olduğu başvurunun red edilmesini talep edebilir.

551 Sayılı KHK’nin 165 inci maddesinin üçüncü fıkrası “Zarar gören üçüncü kişilerin ve ilgili resmi makamların faydalı model belgesinin hükümsüzlüğünü talep edebilmeleri için, (faydalı model belgesinin yayını sonrası itiraz ile ilgili olan) 161 inci maddeye göre itiraz yapmış olmaları şarttır” hükmünü amirdir. Bir başka ifade ile bu hüküm “faydalı model belgesi başvurusunun yayınına itiraz etmeyenlerin (faydalı model isteme hakkı sahipleri hariç) hükümsüzlük talebi ile dava açamayacakları anlamındadır.

Ancak, 551 Sayılı KHK’nin 165 inci maddesinin üçüncü fıkrasının Anayasaya aykırılığı iddiasıyla, Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından konu Anayasa Mahkemesine götürülmüş ve yukarıda açıklandığı üzere sözkonusu fıkra (551 Sayılı KHK madde 165 fıkra 3) Anayasa Mahkemesi tarafından 21.04.2004 tarih ve 25440 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Karar ile iptal edilmiştir. Bu durumda faydalı model belgesinin yayınına itiraz etmeyenlerin de hükümsüzlük davası açma yolu açılmış bulunmaktadır.

Faydalı model belgesinin hükümsüzlüğü, patentlerdeki durumdan farklı olarak sadece koruma süresinin devamınca talep edilebilir. Oysa patentlerde hakkın sona ermesinden itibaren 5 yıllık bir süre içinde de hükümsüzlük davası açılması söz konusudur.

Faydalı modelin hükümsüzlüğü talebi, patentlerde olduğu gibi faydalı modelin bazı istemleri için yapılabilir. Bu talep, faydalı modelin kısmi hükümsüzlüğü anlamındadır. Ancak herhangi bir istemin kısmen hükümsüzlüğü talep edilemez, edilse dahi herhangi bir istem kısmen hükümsüz kılınamaz.
KHK nin 156 ncı maddesine dayanılarak açılan Faydalı Model Belgesinin hükümsüzlüğü davasında, davacı yanın talebi üzerine dava açıldığının Türk Patent Enstitüsü Resmi Patent Siciline işlenmesi ve Resmi Patent Bülteninde ilan edilmesi halinde, Faydalı Model Belgesi sahibi, söz konusu dava sonuçlanıncaya kadar, Faydalı Model Belgesinden doğan haklarını üçüncü kişilere karşı ileri süremez hale gelmektedir. Ancak bu durumda dikkate alınması gereken husus, Faydalı Model Belgesi sahibinin, dava sonunda haklı çıkması halinde uğrayacağı zararların tazminidir. Çünkü aynı maddede, belge sahibinin zararı olduğu taktirde bu zararın tazmini ile ilgili hükümler saklı tutulmuştur.

Yukarıda da açıklandığı üzere faydalı model başvurularında itirazlara rağmen belge verilebilmektedir. Bu durum ile ilgili olarak, “üçüncü kişilerin gerekçeli itirazlarının başvuru sahibi tarafından dikkate alınmaksızın faydalı model belgesinin verilmesi ve yapılan itirazla illiyeti nedeniyle, mahkeme tarafından bu maddeye göre faydalı model belgesinin hükümsüzlüğüne karar verilmesi halinde,itirazda bulunmuş olan zarar gören üçüncü kişilerin, hükümsüzlüğüne karar verilen faydalı model belgesi sahibinden tazminat talep etme hakkı doğacağı 165 inci maddenin son fıkrasında hüküm altına alınmıştır.

3.3- İncelemeli patentin hükümsüzlüğü talepleri
Verilmiş bir incelemeli patent ile ilgili olarak TPE nezdinde yapılacak patentin verilmesi ile ilgili herhangi bir işlem (yıllık ücret ödemeleri, devir, lisans vs’nin sicil kayıt işlemleri) yoktur. 551 Sayılı KHK’nin 129, 130 ve 131 inci maddelerinde yer alan hükümler kapsamında incelemeli bir patent için hükümsüzlük davası görevli ve yetkili Mahkemede açılır ve patentin kısmen ya da tamamen hükümsüzlüğüne ya da davanın reddine Mahkeme tarafından karar verilir.

3.4- İncelemesiz patentin hükümsüzlüğü talepleri
İncelemesiz patentin hükümsüzlüğü talepleri ile ilgili değerlendirmeleri yapmadan önce;
-İncelemesiz patentin gerekçesi,
-incelemesiz patentin verildiği ana kadarki işlemler ile sonraki işlemler,
-Patentlerin hükümsüzlüğü talebinin incelemesi patentlere uygulanabilirliği,
hususlarının iredelenmesi gerekmektedir.

İncelemesiz patentin amacı ve gerekçesi;

İncelemesiz patent verilmesinin temel amacı, başvuru sahibinin araştırma raporunu elde ettikten sonra,
-Buluşunun patentlenebilirliği ile ilgili olarak ayrıntılı bilgi sahibi olup, buluş konusu ürünü üretmek ve pazarlamak için gerekli planları ve analizleri yapmak için zaman kazanmasını sağlamak,
-İnceleme ücretlerinin daha sonra ödenerek inceleme talebinin ertelenmesine olanak sağlamak,
olarak sıralanabilir.

Bu gerekçeler ve amaçlar dikkate alındığında, incelemesiz sistemin aslında, patentle sağlanan her türlü hakkın, başvurunun incelemesi yapılmadan başvuru sahibine verilmesi sistemi olmayıp, sadece patentle sağlanması olası hakların elde edilmesi aşamalarından biri olan inceleme işleminin ertelenmesi hakkı olduğu açıkça ortaya çıkmaktadır. Zira başvuru sahibi, araştırma raporunu aldıktan sonra incelemesiz patent talep ederek, başvurunun incelemeli patent verilmesi için gereken inceleme talebini başvurudan itibaren 7 yıl süre ile erteleyebilmekte ve böylece araştırma raporunun içeriği nasıl olursa olsun, incelemesiz patent elde edebilmektedir. İncelemesiz patent kısaca, incelemeli olarak verilmesi gereken patentin ve onun doğuracağı hakların başvurudan itibaren 7 yıl süre ile ertelenmesinden başka birşey değildir. İncelemesiz olarak verilmiş bir patentin incelemeli verilmiş bir patent ile eşit haklar doğuracağının düşünülmesi bile mümkün değildir.
incelemesiz patentin verildiği ana kadarki işlemler ile sonraki işlemler,

İncelemesiz patent verilmesi ile ilgili hükümler 551 Sayılı KHK’nin 60 ıncı maddesinde tanımlanmıştır.

Bu madde hükümlerine göre, patent başvurusunun araştırma raporunun yayınlanmasından itibaren 6 ay içine araştırma raporunun içeriği hakkında, ilgili belgeleri de eklemek suretiyle, görüşlerini Enstitü’ye bildirebilirler. 6 aylık sürenin dolmasından sonra, Enstitü, üçüncü kişiler tarafından araştırma raporu ile ilgili olarak bildirilen yazılı görüşleri, görüşleri kanıtlayan belgeler ile birlikte, başvuru sahibine bildirir. Başvuru sahibi kendisine yapılan bildirimden itibaren 3 ay içinde araştırma raporu ile ilgili kendi görüşlerini ve üçüncü kişilerin araştırma raporuna ilişkin görüşlerine karşı görüşlerini ileri sürebilir ve gerekli görürse istem veya istemlerinde değişiklik yapabilir.

Bu 3 aylık süre içinde başvuru sahibinin cevap verip vermemesine bakmaksızın, eğer incelemeli sitem seçilmemiş ve inceleme talebi yapılmamışsa, incelemsiz patent verilmesine karar verir. Başvuru sahibi bu karara göre gerekli ücretleri süresinde ödediği takdirde Enstitü, başvuru tarihinden itibaren yedi yıl süre ile geçerli olmak üzere, incelemesiz patenti verir ve patentin verildiğini ilgili bültende ilan eder. Buradan anlaşılan başvuru sahibi araştırma raporuna ve varsa itirazlara cevap vermese dahi ve hatta incelemesiz patent verilmesini talep etmese dahi, daha da ötesi başvuru konusu buluş, patent verilme kriterlerine hiçbir şekilde uygun olmayan bir buluş olsa dahi, gerekli ücretleri (yıllık ücretler ve belge ücreti) ödediği takdirde “patentin konusunun gerçekliliği ve yararlılığı devletçe garanti edilmeksizin” kendisine incelemesiz patent verilebilir.
Bu açıklama ve yorumlara ilaveten 551 Sayılı KHK’nin 70 inci maddesinin 2 nci fıkrasındaki “incelemesiz patent verilmesi sistemine göre verilen patentin yeniliğinin olmadığı veya tekniğin bilinen durumunun aşılmadığı konuları, itiraz konusu yapılamaz.” hükmünü de dikkate almak gerekir. Bu hüküm, incelemesiz patentin sadece patent verilme kriterlerine uygun olmayan değil, aynı zamanda şekli açıdan da patent verilme ile ilgili işlemlere aykırı olan patent başvurularına verildiğini göstermektedir.

551 Sayılı KHK’nin 60 ıncı maddesi hükümlerine göre incelemesiz verilen patentin incelenmesi için talep yapılması şarttır. Bu talep, patent sahibi veya üçüncü kişiler tarafından, başvuru tarihinden itibaren en geç yedi yıl içinde yapılabilir. İnceleme ile ilgili ücretin, talebi yapan tarafından ödenmesi şarttır.

Başvuru sahibi ya da üçüncü kişiler tarafından inceleme talebinin, incelemesiz patentin başvuru tarihinden itibaren en geç yedi yıl içinde yapılmaması halinde patent hakkı sona erer. Yedi yıllık sürenin geçmesinden sonra, inceleme talebi yapılamaz.

551 Sayılı KHK’nin 60 ıncı maddesine göre, başvuru tarihinden itibaren en geç yedi yıl içinde inceleme yapılmasının talep edilmesi halinde, 62 nci maddede düzenlenen incelenerek patent verilme sistemi hükümleri uygulanır. Üçüncü kişilerin 62 nci maddenin ikinci fıkrası hükmüne göre patent verilebilirlik şartları açısından itiraz edebilmelerini sağlamak amacıyla, incelemesiz verilen patentin, inceleme talebinin yapıldığı ilgili bültende ilan edilir.

Tüm bu açıklamalardan açıkça ortaya çıkan husus, incelemesiz patentin, kendisine ne patent verilme kriterlerine uymadığı ne de şekli açıdan patent işlemlerine aykırı olduğu iddiası ile itiraz edilemeyen, sadece kendisi ile ilgili olarak inceleme talebi yapılabilen, sadece işlemleri bir süre durdurulmuş bir patent başvurusu olduğudur.

Patentlerin hükümsüzlüğü ile ilgili KHK hükümlerinin, incelemesiz patentlere uygulanabilirliği,
551 Sayılı KHK’nin 129, 130 ve 131 inci maddeleri patentlerde hükümsüzlük ile ilgili hükümleri kapsamaktadır ve bu hükümler patenti hükümsüzlüğünde incelemeli ya da incelemesiz patent olup olmama ayrımını yapmamıştır. Konuya salt madde hükmü açısından baktığımızda incelemesiz verilen patent için hükümsüzlük davasının görevli ve yetkili Mahkemede açılabileceği ve patentin kısmen ya da tamamen hükümsüzlüğüne ya da davanın reddine Mahkeme tarafından karar verilebileceği anlaşılmaktadır.

Yukarıda açıklandığı üzere incelemesiz verilen bir patent ile ilgili olarak, 551 Sayılı KHK’nin 60 ıncı Maddesinin 7 nci fıkrası hükümlerine göre patent süresi boyunca (7 yıl) patent sahibi ya da üçüncü kişiler tarafından inceleme talebinin yapılması mümkündür. Bu talep yapıldıktan sonra 62 nci madde hükümlerine göre incelemeli patent sistemi işlemleri uygulanır. Yapılacak inceleme sonucu rapor(lar) olumlu ise, patentin incelemeli patente dönüşmesi, olumsuz ise patentin verilmemesi yani incelemesiz verilmiş olan patent hakkının sona ermesi söz konusudur.

İncelemesiz verilmiş olan patent ile ilgili olarak TPE nezdinde başvuru sahibi ya da üçüncü kişilerin inceleme talebi yapma hakları var olduğuna ve bu yol her zaman kullanılabilir olduğuna göre, incelemesiz verilmiş patent ile ilgili olarak hükümsüzlük davası açılabilir mi? sorusunun yanıtlanması gerekir. Çünkü sözkonusu patent başvurusunun incelemesi yapılmamıştır. Ayrıca incelemesiz verilmiş bir patent ile ilgili olarak hükümsüzlük davası açılması halinde, aynı zamanda patent sahibi ya da üçüncü kişiler tarafından da inceleme talebi yapılırsa aynı anda bir taraftan Mahkemece diğer taraftan da TPE tarafından (onun adına uluslararası inceleme kuruluşlarından biri tarafından) patentin verilip verilmemesi konusunda iki ayrı inceleme işlemi yürüyor olacaktır. Her iki işlemin sonucunun farklı çıkması da ayrı bir kaos yaratacaktır. Durum bu açıdan da irdelendiğinde incelemesiz verilmiş patent ile ilgili olarak hükümsüzlük davasının açılmaması gerektiği, onun yerine TPE’den inceleme ile ilgili talebin yapılması gerektiği düşünülebilir. Ancak incelemesiz de olsa verilmiş patent belgesi hüküm ifade eden bir belgedir. TPE tarafından verilmiş olan bu belgenin hükümsüz kılınmasına ancak ve sadece Mahkeme tarafından karar verilebileceğinden verilmiş bir incelemesiz patentin hükümsüzlüğü talebinin Mahkemeden istenebilmesi gerekecektir. Bu aşamada verilmiş bir incelemesiz patentin hükümsüzlüğü için Mahkemeden taelpte bulunulabilir ve böyle bir dava derdest iken başvuru sahibi veya üçüncü kişiler TPE’den inceleme talebinde bulunurlar ise Mahkeme inceleme sonucunu bekletici mesele yapabilir ve inceleme raporunun alınmasından sonra karar verebilir.

Tüm bu olayların yanı sıra, incelemesiz verilmiş bir patent ile ilgili olarak aleyhine hükümsüzlük davası açılmış olsa da olmasa da patent sahibi veya üçüncü kişiler 7 yıllık süre içinde TPE’den inceleme talebinde bulunabilirler. Bu inceleme ilk inceleme olup, son inceleme değildir. Zira ikinci ve sonraki inceleme taleplerinin de yapılması söz konusudur. 551 Sayılı KHK hükümleri kapsamında incelemesiz bir patent ile ilgili olarak üçüncü kişilerce yapılacak ilk inceleme talebinden sonraki inceleme taleplerinin de üçüncü kişiler tarafından yapılıp yapılamayacağına ilişkin açık hüküm yoktur.

Tüm bu değerlendirmelerden ayrık olarak incelemesiz patentin hükümsüzlüğü ile ilgili dava açılabileceğine ilişkin Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 25 Nisan 2002 tarih ve 2002/81 Esas ve 2002/3895 Karar Sayılı Kararı mevcuttur. Bu Karar incelemesiz sisteme göre verilmiş bir patentin hükümsüzlüğüne ilişkindir.

Bu Yargıtay kararından çıkarılacak sonuç, incelemesiz patentin hükümsüzlüğü davası açılabileceği yönündedir.

3.5- EPO patentinin hükümsüzlüğü talepleri
Bilindiği üzere Türkiye 1 Kasım 2000 tarihinden itibaren Avrupa Patent Sözleşmesine taraf olmuştur. Bu Sözleşme hükümlerine göre 1 Kasım 2000 tarihinden sonra Avrupa Patent Ofisi’ne (EPO) başvurusu yapılmış ve tüm araştırma ve inceleme işlemleri Avrupa Patent Ofisi tarafından gerçekleştirilerek verilen ve koruma kapsamını gösteren ülkeler arasında Türkiye’nin de yer aldığı (seçildiği) patentler Türkiye’de verilmiş bir patent gibi hüküm ifade ederler. Avrupa Patentlerinin Türkiye’de hüküm ifade etmeleri ile ilgili durumlar;

-EPO’ya başvurusu yapılmış ve EPO tarafından yayınlanmış başvuruların Türkiye’de hüküm ifade etmesi,
-EPO tarafından verilmiş bir Avrupa Patentinin Türkiye’de hüküm ifade etmesi,
başlıkları altında aşağıda açıklanmaktadır.
EPO’ya başvurusu yapılmış ve EPO tarafından yayınlanmış başvuruların Türkiye’de hüküm ifade etmesi,

EPO’ya başvurusu yapılmış ve EPO tarafından yayınlanmış bir Avrupa Patenti başvurusunun Türkiye’de hüküm ifade etmesi için söz konusu başvurunun istemlerinin Türkçe tercümesinin Türk Patent Enstitüsü’ne verilmesi ve istemlerin TPE tarafından Resmi Patent Bülteninde (T3 türü yayın) yayınlanmış olması gerekir. Bu aşamadan itibaren söz konusu başvuru geçici korumaya hak kazanmış olur ve başvuru sahibinin Türkiye’de, başvurudan doğan haklarını kullanabilmesini sağlar. Bu verilmiş Avrupa Patenti değildir.

EPO tarafından verilmiş bir Avrupa Patentinin Türkiye’de hüküm ifade etmesi,

EPO tarafından verilmiş ve koruma kapsamındaki ülkeler arasında Türkiye’nin de seçildiği bir Avrupa Patentinin Türkiye’de hüküm ifade edebilmesi için, patentin verildiğinin EPO Bülteninde yayınından itibaren 3 ay içinde tarifname, istemler ve özetinin Türkçe tercümesinin ve şekillerinin Türk Patent Enstitüsü’ne verilmesi ve verilen Avrupa Patentinin fasikülünün TPE tarafından Resmi Patent Bülteninde (T4 türü yayın) yayınlanmış olması gerekir. Bu aşamadan itibaren söz konusu Avrupa Patenti Türkiye’de verilmiş bir patent olarak işlem görür ve patent sahibinin Türkiye’de, patentten doğan haklarını kullanabilmesini sağlar.

EPO’ya başvurusu yapılmış ve EPO tarafından yayınlanmış başvuruların işlemleri EPO nezdinde yürütülmekte olduğundan bu başvurularla ilgili işlemler de EPO nezdinde ve Avrupa Patent Sözleşmesi hükümleri kapsamında yürütülmek zorundadır. Başvuru halindeki bir Avrupa patenti ile ilgili olarak patent verilme krtierlerine haiz olmadığı iddiası ancak Avrupa Patent Ofisine üçüncü kişi görüşü olarak bildirilebilir. Bu bir itiraz olmayıp sadece üçüncü kişi görüşüdür. EPO bu görüşü gerekli görürse dikkate alır.

EPO tarafından verilmiş ve koruma kapsamındaki ülkeler arasında Türkiye’nin de seçildiği bir Avrupa Patentinin hükümsüzlüğü iddiası ise;
-patentin verildiğinin EPO Bülteninde yayınından itibaren 9 ay içinde EPO nezdinde itiraz dosyalanması,
-Türkiye’de patentin hükümsüzlüğü davası açılması
olmak üzere 2 yolla ileri sürülebilir.

Bunlardan EPO nezdindeki itirazın kabul edilmesi halinde söz konusu patent, verilecek karara göre kısmen ya da tamamen, verildiği tüm ülkelerde hükümsüz olur. Türkiye’de açılacak EPO patentinin hükümsüzlük davası kabul edilerek patentin kısmen ya da tamamen hükümsüz kılınmasına karar verilirse, bu karar sadece Türkiye için geçerli olur ve patent, verildiği diğer ülkelerde geçerliliğini sürdürür.

 

6- İHLAL VE TECAVÜZ HALLERİ

Patent ve Faydalı Model haklarına ilişkin ihlal ve tecavüz halleri 551 Sayılı KHK’nin 136 ncı maddesinde hüküm altına alınmıştır.
136 ncı maddeye göre patent/faydalı model haklarına tecavüz sayılan fiiller, hak sahibinin izni olmaksızın,
a- buluş konusu ürünü kısmen veya tamamen üretme sonucu taklit etmek,
b- tecavüz yoluyla üretilen ürünleri satmak, dağıtmak veya bir başka şekilde ticaret alanına çıkarmak veya bu amaçlar için ithal etmekle veya bir başka amaçla elde bulundurmak veya uygulamaya koymak suretiyle kullanmak,
c- buluş konusu olan usulü kullanmak veya buluş konusu usulle doğrudan doğruya elde edilen ürünleri satmak, dağıtmak veya bir başka şekilde ticaret alanına çıkarmak, ithal etmek,
d- kendisine lisans(lar) yoluyla tanınan hakları izinsiz genişletmek,
e- yukarıda belirtilen fiillere iştirak veya yardım veya bunları teşvik etmek veya kolaylaştırmak.
f- Kendisinde bulunan ve haksız olarak üretilen veya ticaret alanına çıkarılan eşyanın nereden alındığını veya nasıl sağlandığını bildirmekten kaçınmak.
şeklinde hüküm altına alınmıştır.

 

Patent veya Faydalı modelden doğan haklar ile ilgili ihlal ve tecavüz hallerinde uygulanacak hukuki yaptırımlar 551 Sayılı KHK’nin 146, 137, 150, 151, 152, 153, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145 ve 147 nci maddelerinde hüküm altına alınmıştır.
Patent/faydalı model sahibinin (ya da başvurusu sahibinin) hukuk davaları kapsamında

Mahkemeden talepleri 551 Sayılı KHK’nin 137 nci maddesinde hüküm altına alınmıştır. Bu hükümlere göre patent/faydalı model sahibi veya başvuru sahibi Mahkemeden;

a – Patentten doğan haklara tecavüz fiillerinin durdurulması,
b- Tecavüzün giderilmesi ve maddi manevi zararın tazmini,
c- Patentten doğan haklara tecavüz suretiyle üretilen veya ithal edilen ürünlere, bunların üretiminde doğrudan doğruya kullanılan araçlara ve patente bağlı bir usulün kullanımını sağlayan araçlara el konulması,
d- Mümkün olduğu takdirde bu fıkranın üçüncü bendi uyarınca el konulan ürün ve araçlar üzerinde kendisine mülkiyet hakkının tanınması talebi; Bu durumda, söz konusu ürünlerin değeri, tazminat miktarından düşülür. Bu değer, kabul edilen tazminatı aştığı zaman, patent sahibinin fazlayı karşı tarafa ödemesi gerekir.

e- Patentten doğan haklara tecavüzün devamını önlemek üzere tedbirlerin alınması, özellikle bu maddenin üçüncü bendine göre el konulan ürünlerin ve araçların şekillerinin değiştirilmesi veya patentten doğan haklara tecavüzün önlenmesi için, kaçınılmaz ise, imhası,
f- Patentten doğan haklara tecavüz eden kişi aleyhine verilen mahkeme kararının masrafları tecavüz eden tarafından karşılanarak, ilgililere tebliğ edilmesi ve kamuya ilan yoluyla duyurulması.
taleplerinde bulunabilir.

Patent/faydalı model başvurusundan ya da verilmiş patent/faydalı model belgesinden doğan hakları ileri sürmeye yetkili (başvuru ya da belge sahibi) kişi(ler)in “tecavüzün tespiti” ve “ihtiyati tedbir talebi ve ihtiyat-i tedbirin niteliği” hakkındaki hükümler 551 Sayılı KHK’nin 150 ila 153 üncü maddelerinde hüküm altına alınmıştır.

Delillerin (tecavüzün) tesbiti ve ihtiyat-i tedbir taleplerinde, aşağıdaki hususların öncelikle, değerlendirilmesi gerekmektedir.

Söz konusu hakkın ileri sürülmesindeki dayanak patent/faydalı model başvurusu ise;

-Dava konusu patentin/faydalı model başvurusunun ilgili Bülten’de yayınlanıp yayınlanmadığının,
-Yayınlanmamışsa, tecavüz ettiği iddia edilen kişinin başvurudan haberdar edilip edilmediğinin,
-Yayın (veya ilgilinin haberdar edilme) tarihi itibariyle buluşun korunan unsurlarını içeren istemlerinin neler olduğunun ve neleri kapsadığının,
-Dava konusu başvuru patent başvurusu ise, araştırma raporunun ve inceleme raporunun düzenlenip düzenlenmediğinin,
-Yıllık ücretlerinin tamamının süreleri içinde ödenip ödenmediğinin,
-Davacının hak sahipliğinin var olup olmadığının,
araştırılması ve değerlendirilmesi şarttır.

Dayanak verilmiş patent veya faydalı model belgesi ise;
-Patent ise verilen patentin incelemesiz ya da incelemeli patent olarak mı verildiğinin,
-Faydalı model ise itiraz edilip edilmediğinin,
-Verilmiş patent/faydalı modelin istemlerinin neler olduğunun ve neleri kapsadığının,
-Yıllık ücretlerinin tamamının süreleri içinde ödenip ödenmediğinin,
-Davacının hak sahipliğinin var olup olmadığının,
araştırılması ve değerlendirilmesi şarttır.

Bu araştırma ve değerlendirmelerden sonra ihlal ya da tecavüz ettiği iddia edilenin ürün(ler) ile yayınlanmış (ya da ilgilinin bilgisine sunulmuş) patent/faydalı model başvurusunun/belgesinin korunan unsurlarını içeren istemlerinin ayrı ayrı ve karşılaştırmalı olarak incelenmesi gerekir. Burada dikkatle değerlendirilmesi gereken husus, tecavüz ettiği iddia edilenin ürünü ile patent/faydalı model belgesinin istemlerinin karşılaştırılmasının gerektiğidir. Her iki tarafa ait ürünlerin karşılaştırılması, patent ya da faydalı model belgesine tecavüz davasında yanılgıya yol açabilir.

Yukarıda açıklanan tüm araştırma, inceleme ve değerlendirmeler sadece tesbit ya da ihtiyat-i tedbir talepli davalarda değil, tazminat vs. talepli hukuk davalarında ve ceza davalarında da titizlikle yapılmak zorundadır.

3- MAHKEMELERDE TEKNİK UZMANLARIN (BİLİRKİŞİLERİN) ÖNEMİ VE ROLÜ
Patent veya faydalı model hakları ile ilgili olarak Mahkemelerde teknik bilirkişilerin rolünün irdelenmesinden önce özellikle, hükümsüzlük ve tecavüz davalarında değerlendirilmesi gereken hususların irdelenmesi gerekir.

Verilmiş patent ya da faydalı modelin hükümsüzlüğü ile ilgili davalarda; davacının taleplerine göre,
-Patent/faydalı model konusunun, dosyaya sunulan dokümanlar ile karşılaştırmalı olarak incelenip patent/faydalı model patent verilebilirlik şartlarına sahip olup olmadığının,
-Patent/faydalı model konusunun, ilgili olduğu teknik alanda bir uzmanın onu uygulamaya koyabilmesini mümkün kılacak yeterlikte, açık ve tam olarak tanımlanıp tanımlanmadığının;
-Verilen patent/faydalı model belgesinin kapsamının, başvurunun ilk aşamasındaki kapsamı aşıp aşmadığının;
-Verilen patent/faydalı model belgesinin kapsamının, buluşun bütünlüğü ilkesi ile ilgili olarak ayrılmış olan bir başvuruya (bölünmüş başvuruya) dayanmış olması durumunda kapsamın, ilk başvuru aşamasındaki kapsamı aşıp aşmadığının;
-Patent isteme hakkının gaspı durumunda, verilen patent/faydalı model belgesinin kapsamının ilk başvuru aşamasındaki kapsamı aşıp aşmadığının;
incelenmesi gerekir.

Bu incelemede;

-başvuru veya varsa rüçhan tarihinden önce yayınlanmış dokümanlar veya herhangi bir yolla (üretim satış gibi) kamuya sunmaların, patent/faydalı model başvurusunun ilk kapsamı ile teknik açıdan değerlendirilmesi,
-tarifname ve istemlerin açık olarak yazılıp yazılmadığının ve o konuda teknik bir uzman tarafından anlaşılabilir ve uygulanabilir olup olmadığının değerlendirilmesi,
-verilen patent/faydalı modelin kapsamı ile ilk başvurudaki kapsamın teknik karşılaştırmasının yapılarak kapsam farklılıklarının teknik olarak değerlendirilmesi,
gerekmektedir.

Hükümsüzlük talepli davaların dışında tecavüzün varlığının belirlenmesinde de;
-Patent/faydalı model konusu ürünün kısmen veya tamamen üretilerek taklit edilip edilmediğinin,
-Patent konusu usul ise (usulle ilgili buluşlara faydalı model verilmez), korunan usulün kullanılıp kullanılmadığının veya ürünlerin patent konusu usulle doğrudan doğruya elde edilen ürünler olup olmadıklarının
incelenmesi gerekir.

Bu incelemede;
-patent/faydalı modelin koruma kapsamının belirlenerek, istemlerin, tecavüz ettiği iddia edilenin ürünleri ile teknik olarak karşılaştırılması,
-istemlerde açıklanan koruma altındaki unsurların, tecavüz ettiği iddia edilenin ürün(ler)inde var olup olmadığının tek tek teknik olarak incelenmesi, kısmen (bazı istemler açısından) ya da tamamen (tüm istemler açısından) tecavüz olup olmadığının saptanması,
-Konu usul ile ilgili bir patent ise, koruma altındaki usülün kapsamının saptanması, aynı ürünü üretmek için var olan diğer usüllerin değerlendirilmesi, başka usüllerle de aynı ürünün aynı şekilde üretilip üretilemeyeceğinin araştırılması
gerekmektedir.

Tüm ve bu inceleme ve değerlendirmeler sadece konuda uzman teknik bilirkişiler tarafından yapılabilir. Bu nedenle, Mahkemelerde patent ve faydalı model hakları ile ilgili davalarda (özellikle hükümsüzlük ve tecavüz davalarında) teknik bilirkişilere gereksinim vardır.
Ancak buradan, konuda uzman her teknik kişinin Mahkemelerde bilirkişilik yapabileceği anlamı çıkartılmamalıdır. Zira Mahkemelerde bilirkişilik yapacak teknik kişilerin aynı zamanda patent ve faydalı model işlemleri, araştırma raporları, itirazlar, inceleme raporları, araştırma raporu ve inceleme raporuna verilen cevaplar (karşı görüşler), istemlerde yapılan değişiklikler gibi uygulamalar hakkında da bilgi sahibi olmaları önemle gerekmektedir. Aksi takdirde eksik inceleme söz konusu olabilir.

Bu nedenle hem konuda teknik bilgi ve deneyime sahip hem de patent/faydalı model uygulamaları konusunda bilgili teknik bilirkişilere, patent ve faydalı model hakları ile ilgili davalarda önemle gereksinim vardır.

4- PATENT ENSTİTÜSÜ’NÜN TECAVÜZ DAVALARINDAKİ ROLÜ
Türk Patent Enstitüsü 24 Haziran 1994 tarihinde 544 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. 544 Sayılı KHK 19.11.2003 tarihinde 5000 Sayılı Kanun ile değiştirilmiştir. 5000 Sayılı Kanunun 3 üncü maddesi TPE’nün görevlerini hüküm altına almıştır. Bu maddenin 1 inci fıkrasının (b) bendi,TPE ile ilgili olarak “Zorunlu lisans işlemlerinde arabuluculuk faaliyetlerinde bulunur ve Mahkemelerde bilirkişilik yapar” hükmünü amirdir.

Hem bu hüküm hem de patent uygulamalarını yakından bildikleri ve özellikle korunan unsurları içeren istemleri en iyi şekilde yorumlayabildikleri için Türk Patent Enstitüsü bünyesinde Patent Dairesinde görev yapan patent uzmanları, patent uzman yardımcıları, mühendisler ve teknik bilgi ve deneyime sahip yöneticiler ile hukuki konularla ilgili olarak Türk Patent Enstitüsü Hukuk Müşavirliğinde görev yapan hukukçular Mahkemelerde patent /faydalı model haklarına tecavüz ile ilgili davalarda bilirkişilik yapabilirler. Mahkemelerde teknik bilirkişilikle ilgili ayrıntılı açıklamalar aşağıda verilmiştir.

Türk Patent Enstitüsü uzmanları ve hukukçularının, Türk Patent Enstitüsü’nün taraf olduğu davalarda ve verilmiş patent ya da faydalı modelin hükümsüzlüğü talepli davalarda bilirkişilik yapmamaları gerekir.

5- UZMAN HÂKİM VE SAVCILAR
Patent ve faydalı model hakları ile işlemler;
-Buluşun teknik bakımdan açıklanması (tarifname ve şekiller),
-Koruma kapsamındaki teknik unsurlar (istemler),
-Araştırma raporu,
-İnceleme raporu,
-Raporlara cevaplar,
-İtirazlar,
-Dosyalarda ileri sürülen önceki dokümanlar,
gibi tümüyle teknik,

-Patent isteme hakkı,
-Hakkın gaspı,
-İşlemler ile ilgili süreler,
-Devir, lisans vs hakları,
gibi konularda da tümüyle hukuki içeriktedir. Bu nedenle patent ve faydalı model hakları ile ilgili uyuşmazlıklarda bu yukarıda sayılan teknik hususlarda en azından genel bilgi sahibi olan ve bu dokümanları genel hatları ile değerlendirebilecek deneyime sahip uzman hakim ve savcıların görev alması önem taşımaktadır.

Patent ve faydalı model hakları ile ilgili davalarda uzman hakim ve savcıların görev alması halinde, çoğu zaman dosya üstünde çok açık unsurların (dokümanların) yer aldığı hallerde konunun bilirkişiye gitmesine gerek olmadan çözümlenmesi söz konusu olabilecektir. Örneğin, yıllık ücretleri ödenmemiş ve bu nedenle sakıt olmuş bir patent/faydalı modele dayalı bir tecavüz davası, ya da böyle bir patent/faydalı modelin hükümsüzlüğü davası bilirkişiye gitmeden reddedilebilir. Ya da tüm inceleme raporları her bakımdan (başvurudaki tüm istemler ya da sonradan değiştirilen tüm istemler için) olumsuz olan bir patent başvurusuna dayanılarak açılmış bir tecavüz davasının bilirkişiye gönderilmesine gerek olmayabilir.

Uzman Hakim ve Savcıların, bilirkişiye (ya da bilirkişi kuruluna) verilen görevi net biçimde belirlemeleri ve bilirkişiden sadece spesifik noktalarda rapor talep etmeleri durumu ortaya çıkacaktır.

6- PATENT VEKİLLERİ VE AVUKATLAR ARASINDAKİ ETKİLEŞM
Bilindiği üzere Mahkemelerde davacı ve davalı tarafları vekaleten temsil etme yetkisi sadece Avukatlarındır. Türk Patent Ensitüsü nezdinde başvuru sahipleri adına işlem yapma yetkisi ise Patent ve Marka Vekillerinindir. Avukatların Vekillik ile ilgili gerekli işlemleri tamamlamak koşulu ile Patent ve Marka Vekili olmaları ve bu görevi ifa etmeleri mümkündür.
Bu hukuki gerçeklerin yanısıra patent ve faydalı model hakları ile ilgili davalarda teknik hususların çokça (hemen hemen her zaman) ön planda olduğu aşikardır. Yukarıda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere davanın niteliğine göre;

-Tarifname ve istemlerin yorumlanarak kapsamın belirlenmesi,
-İleri sürülen önceki tarihli teknik dokümanların karşılaştırmalı değerlendirilmesi,
-Ürün(ler) ile istemlerin karşılaştırılması,
-Araştırma ve inceleme raporlarının yorumlanması,
-Patent işlemlerini içeren işlem dosyasındaki belgelerin teknik değerlendirmelerinin yapılması,
-Hükümsüzlük davası için benzer dokümanların önceden araştırılması ve teknik değerlendirmelerin yapılması,
-Bilirkişi raporlarına karşı görüşlerin (itirazların) teknik değerlendirmeler yapılarak hazırlanması,
-Karşı tarafın bilirkişi raporlarına verdiği karşı görüşlerin değerlendirmesi ve bunlara teknik içerikli karşı görüşlerin hazırlanması,
gibi konularda Avukatlarla Patent vekillerinin işbirliği yapmaları önemle gerekmektedir. Bu şekilde Avukat – Patent Vekili işbirliği yapılarak yürütülecek davalarda olumlu sonuç alınması olasılığı her zaman yüksektir.

 

[1] Sunum, Av. Samiye Eyuboğlu ve Uğur Yalçıner tarafından gerçekleştirilmiştir.

Av. Samiye EYUBOĞLU

17 Aug

Rights of the Trademark Owner, Infringement and Invalidity of the Trademark

ÖZET

Üretim ve ticarette marka kullanımı kaçınılmazdır. İç ve dış pazarlarda kullanılan markaların bir kısmı tescilli iken bir kısmı da tescilsizdir. Kullanılan markaların bazıları da tescil başvurusu yapılmış ve işlemleri devam eden markalardır. Her üç halde de marka sahibinin mevzuattan doğan hakları ve bu hakları başkalarına karşı kullanma yetkileri söz konusudur.

Marka tescili zorunlu olmamakla birlikte tescilli marka sahibinin hakları ve bu konudaki işlemler ve yaptırımlar mevzuatta açıkça tanımlanmış olduğundan her zaman tercih edilmektedir. Marka tescil işlemleri de uzun bir süreç aldığından tescil başvurusu sahibinin başvurudan doğan haklarını kullanmasında belirli kısıtlar söz konusudur. Tescilsiz marka sahibinin ise gerek markayı kullanımının ispatı gerekse de bu konudaki yaptırımlar ayrıca tartışılması gereken bir konudur. Tescilli markaların hükümsüzlüğü ve hükümsüzlüğün etkileri de önemli konulardan biridir.

Bu bildiride; “marka sahibinin hakları, marka hakkına tecavüz halleri ve markanın hükümsüzlüğü konuları”,

– marka sahibinin hakları
– markaya tecavüz halleri
– tecavüz halinde açılabilecek davalar
– hukuk davaları
– ceza davaları
– markanın hükümsüzlüğü
başlıkları altında değerlendirilecektir.

1- Marka Sahibinin Hakları

Günümüzde iktisadi ve ticari hayattaki dinamizm karşısında, serbest piyasa ekonomisinin en önemli temel taşlarından birini oluşturan fikri hakların haksız ve izinsiz kullanımlara karşı etkin bir yasal koruma altına alınması zorunlu olmuştur. Fikri hakların etkin korunması, bir ülkedeki ekonomik gelişmişlik düzeyi ile doğrudan ilgilidir.

Üst bir kavram olan fikri mülkiyet haklarının altında yer alan sınai haklar içerisinde olan marka hakkı, gayri maddi (maddesel olmayan) bir mülkiyet hakkı olarak kabul edilebilir. Markanın tescili halinde, hak sahibinin, bu marka üzerinde tekelci kullanma yetkisi olmaktadır. Tecavüzde bulunan her üçüncü şahsa karşı ileri sürülebilmesinden dolayı, marka hakkı da, diğer sınai haklar gibi, sahibine mutlak bir egemenlik yetkisi vermektedir.

Markalar; bir işletmenin imalatını ve/veya ticaretini yaptığı malları ve/veya sunduğu hizmetleri, başka işletmelerin mal ve/veya hizmetlerinden ayıran işaretlerdir.

Markanın etkin korunmasının sağlanması için, 556 sayılı KHK gereğince tescil edilmesi gereklidir. Elbette ki, bir markanın ticari hayatta kullanımı için tescilli zorunlu değildir. Ancak, markanın etkin bir şekilde korunması isteniyorsa, tescil kaçınılmazdır. Zaten, 556 sayılı KHK hükümlerine göre de koruma tescil yoluyla elde edilir. Tescilli marka hakkının koruma süresi başvuru tarihinden itibaren başlar ve koruma süresince devam eder. Koruma süresi; markalarda on yıl olup, bu süre onar yıllık dönemler halinde yenilenebilir.

Marka için korumanın tescil yoluyla elde edileceğini söylemiştik. Bu anlamda tescil kurucu bir etkiye sahiptir. 556 sayılı KHK hükümleri çerçevesinde, tescilli marka sahibinin izni olmadan koruma kapsamındaki hakka ilişkin ürün veya hizmet üçüncü kişiler tarafından;
– üretilemez,
– piyasaya sunulamaz,
– satılamaz,
– sözleşme yapmak için icapta bulunulamaz,
– ithal veya ihraç edilemez,
– ticari amaçlı kullanılamaz veya bu amaçlarla elde bulundurulamaz,
– bu amaçlarla stoklanamaz.

 

Hak sahibinin tescilden doğan haklarını üçüncü kişilere karşı ileri sürebilmesi için başvurunun yayınlanmış olması gerekir. 556 sayılı KHK’nin 9/son fıkrasında marka tescil başvurusunun yayınlanmasından sonra gerçekleşen ve marka tescili ilan edilmiş olsaydı yasaklanması söz konusu olabilecek fiiller nedeniyle tazminat istenebileceği belirtilmiştir. Ancak başvurunun yayını ile doğan haklar, tescilin yayınıyla birlikte tescilli markadan doğan hakların kapsamı içinde değerlendirilir. Mahkeme öne sürülen iddiaların geçerliliğine ilişkin olarak tescilin yayınlanmasından önce karar veremez denilmektedir.

Yine 554 sayılı KHK da tasarım başvurusu yayınlandığı takdirde, başvuru sahibi tasarıma vaki tecavüzlerden dolayı hukuk ve ceza davası açmaya yetkilidir. Tecavüz eden başvurudan veya kapsamından haberdar edilmiş ise başvurunun yayınlanmış olmasına bakılmaz. Tecavüz edenin kötü niyetli olduğuna mahkeme tarafından hükmolunursa yayından önce de tecavüzün varlığı kabul edilir.

Yine 551 sayılı KHKnin 136/son md. Patent başvurusu yayınlandığı takdirde başvuru sahibi buluşa vaki tecavüzden dolayı hukuk ve ceza davası açmaya yetkilidir. Tecavüz eden başvurudan veya kapsamından haberdar edilmiş ise başvurunun yayınlanmış olmasına bakılmaz. Tecavüz edenin kötü niyetli olduğuna mahkeme tarafından hükmolunursa yayından önce de tecavüzün varlığı kabul edilir. Ancak mahkeme patent veya faydalı modelin verildiğine ilişkin ilanın ilgili bültende yayımlanmasından önce öne sürülen iddiaların geçerliliğine ilişkin karar veremez.

2- Markaya Tecavüz Halleri

Marka hakkına tecavüz sayılacak haller 556 sayılı KHK de ile belirlenmiş ve bu fiillere karşı hukuki ve cezai takibat imkanı, hak sahiplerine tanınmıştır.

Marka hakkına tecavüz halleri,
– Taklit etmek
– Taklit edildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği halde bu ürünleri satmak, dağıtmak veya bir başka şekilde ticaret alanına çıkarmak veya bu amaçlar için ithal etmek veya ticari amaçla elde bulundurmak
– Lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya üçüncü kişilere devretmek (556 sayılı KHK’nin 61 inci md.nin (d) bendi, Any. Mah.nin 2.3.2004 tarih ve 2002/92 E., 2004/25 K. sayılı kararı ile iptal edilmiştir.)
– İştirak, yardım veya bunları teşvik etmek veya hangi şekil ve şartlarda olursa olsun bu fiillerin yapılmasını kolaylaştırmak
– Kendisinde bulunan ve haksız olarak üretilen veya ticaret alanına çıkarılan eşyanın nereden alındığını veya nasıl sağlandığını bildirmekten kaçınmak

3- Tecavüz Halinde Açılabilecek Davalar

Hak sahibinin ihlal ya da tecavüz hallerinde yapacağı hukuki işlemler
1- Noter aracılığı ile ihbarname ya da ihtarname göndermek
2- Görevli ve yetkili mahkemede hukuk davası açmak
3- Görevli ve yetkili cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunmak

3.1. Hukuk Davaları

– Marka hakkına tecavüz fiillerinin durdurulması:

Bu dava ile sürmekte olan bir tecavüzün durdurulması istenir. Ayrıca tecavüz tehlikesinin söz konusu olduğu hallerde de bu tecavüzlerin önlenmesi amacıyla bu dava açılabilir.Bu davanın açılabilmesi için failin kusurunun bulunmasına gerek yoktur. Uygulamada tecavüzün durdurulması talepleri ile sınai hakkın üçüncü kişi tarafından ticaret unvanında kullanılması halinde karşılaşılmaktadır. Tescilli ticaret unvanı da hak sahibine TTK gereği bir inhisari hak sağlamaktadır. Burada iki mutlak hak çelişmektedir. Ancak her işaretin kendisi bakımından öngörülen işleve uygun olarak kullanılması şarttır. Ticaret unvanının tescilli sınai hak ile karıştırılma ihtimali yaratacak şekilde kullanılması söz konusu olduğunda, hak sahibi ticaret unvanının bu şekilde kullanılmasının engellenmesini mahkemeden talep edebilir.

– Tecavüzün giderilmesi davası:

Bu dava tecavüzün son bulmasından sonra, tecavüz nedeniyle ortaya çıkan sonuçların ortadan kaldırılmasına ilişkindir. bu davanın, el koyma, mülkiyetin devri, imha gibi tecavüzün giderilmesine yönelik yaptırımların ayrıca düzenlenmesi nedeniyle gereksiz olduğu doktrinde ileri sürülmekle beraber, doktrinde bu davanın daha geniş bir etki alanına sahip olduğu ve örneğin bir internet alan adının ya da bir ticaret unvanının terkinini bu dava ile talep etmenin mümkün olacağı belirtilmektedir.

– Tecavüz dolayısıyla üretilmesi veya kullanılması cezayı gerektiren eşya ile bu eşyaları üretmeye yarayan araçlara el konulması, bunlar üzerinde mülkiyet hakkı tanınması veya imhası
– Mahkeme kararının kamuya ilan yoluyla duyurulması
– Tazminat davaları
– maddi tazminat
– manevi tazminat
– itibar tazminatı (556 s. KHK md 68, 554 s KHK md.54) Sınai hakka tecavüz eden tarafından bu hakkın kötü veya uygun olmayan bir şekilde kullanılması sonucunda, o sınai hakkın itibarı zarara uğrarsa, hak sahibi ayrıca tazminat isteyebilir.

Maddi zararların tazmini hak sahibinin uğradığı fiili zararın yanı sıra yoksun kalınan kazancı da kapsamaktadır.

Yoksun kalınan kazancın hesaplanmasında;
– tecavüz edenin rekabeti olmasaydı, hak sahibinin elde edebileceği muhtemel gelir,
– tecavüz edenin tecavüz dolayısıyla elde ettiği gelir,
– tecavüz edenin, söz konusu hakkı bir lisans anlaşması ile kullanmış olması halinde ödemesi gereken lisans bedeli,

 

yöntemlerinden biri, hak sahibinin talebine göre dikkate alınır. Ayrıca yasal düzenlemelerde, mahkemenin ürünün satışında sınai hakkın önemli bir katkısının bulunduğu kanaatine vardığı takdirde kazancın hesaplanmasında makul bir payın daha eklenmesine karar verir. Sınai hakkın ilgili ürüne önemli bir katkısının olduğunun kabul edilmesi için ilgili ürüne olan talebin oluşmasında markanın, patent konusu buluşun, tasarımın belirleyici etken olduğunun anlaşılmış olması gerekir.

Diğer önlemler:
– Delillerin tespiti,
Hak sahibi, hakka tecavüz teşkil eden olayların tespitini mahkemeden talep edebilir.

– İhtiyati tedbir,
İhtiyati tedbir kararı verilebilmesi için, hak sahibinin Türkiye sınırları içinde hakkına tecavüz ediliyor olduğunu ya da tecavüz konusunda ciddi ve etkin çalışmalar yapıldığını ispat etmesi gerekir. (davanın etkinliğini temin etmek üzere) ispat yükümlülüğünün, TRIP’s 50/3 maddesindeki gibi davacının, makul olarak temini kendisinden beklenebilecek delilleri sunması şeklinde anlaşılması gerekmektedir. it. için Türkiye’de kullanılmakta olması koşulunun aranması isabetli değildir.

– Gümrüklerde el koyma,
Hak sahibinin yetkilerine tecavüz oluşturması nedeniyle cezayı gerektiren taklit mallara ithalat veya ihracat sırasında, serbest bölgelerde veya transit geçişlerde, hak sahibinin talebi üzerine gümrük idareleri tarafından ihtiyati tedbir niteliğinde el konulabilir. Gümrük idarelerindeki tedbir, el koyma kararının tebliğinden itibaren on gün içinde esas hakkında ihtisas mahkemesinde dava açılmaz veya mahkemeden tedbir niteliğinde karar alınmazsa idarenin el koyma kararı ortadan kalkar.

Fikri haklar, sahiplerine bir ürünün üretimi konusunda belli bir süre ile bir nevi tekel hakkı sağlamalarından ötürü cazip haklardır. Bu nedenle de hakkın tecavüze maruz kalması diğer haklara nazaran daha yüksek bir ihtimaldir. Tekel hakkı; satışın fazlalığı, yüksek kar marjı, rakip bulunmaması gibi sanayi ve ticaret alanındaki önemli avantajları içermektedir. Bu nedenin cazip kıldığı sınai haklara tecavüz fiillerine karşı “caydırıcı” yaptırımların bulunmaması halinde, her rakip bu haklara tecavüz suretiyle bu avantajlardan yararlanmaya ve ortak olmaya çalışabilecektir.

3.2- Ceza Davaları

556 sayılı KHK de, cezai müeyyideye bağlanan filler, aşağıda sıralanmıştır:
a) Gerçeğe aykırı kimlik bildiriminde bulunmak, sınai hak koruması olduğunu belirten işareti yetkisi olmadan kaldırmak, kendini haksız olarak başvuru veya hak sahibi olarak göstermek
b) Hak sahibi olmadığı veya tasarruf yetkisi bulunmadığı halde hukuki işlemlerde bulunmak veya hak sahibi olmadığı halde, hakkın sahibi olduğu izlenimi uyandıracak şekilde kullanmak
c) Tecavüz teşkil eden fiilleri işlemek

Sınai mülkiyet suçlarında kovuşturma şikayete bağlıdır. Bu suçlarda hak sahiplerinin dışında bir kısım kuruluşlarında şikayet hakkı vardır. Sınai mülkiyet suçlarıyla ilgili şikayetler acele işlerden sayılır. Şikayete tabi olması nedeniyle şikayetin yokluğu halinde bu suçlar hakkında herhangi bir takibat yapılmaz. Aynı şekilde şikayet üzerine başlatılan bir hazırlık soruşturması veya açılan bir kamu davası şikayetten vazgeçmeyle ortadan kaldırılır. Sanıkların birden çok olması halinde sanıklardan biri hakkında vuku bulacak vazgeçme diğerlerine de sirayet eder. Şikayetten vazgeçmenin bu suçlarla ilgili verilen cezaların infazına etkili olup olmayacağı açık değildir. Genel kural şikayetten vazgeçmenin cezaların infazına engel olmayacağıdır. Aksi yönde bir hüküm 4128 sayılı yasa ile getirilmediğinden bu suçlarla ilgili olarak da şikayetten vazgeçme cezaların infazına etkili olmaz.

Cezalar: Sınai mülkiyet suçları için hapis cezası, para cezası, işyerinin kapatılması ve ticaretten men cezası olmak üzere üç çeşit ceza öngörülmüştür. 5194 sayılı Kanunun 26.6.2004 tarih ve 25504 sayılı RG’de yayınlanarak yürürlüğe girmesinden evvel suçun subutu halinde hem hapis cezasına, hem para cezasına hem de bir kısım suçlarda işyerinin kapatılması ve ticaretten men cezasına birlikte hükmolunmakta idi.

Ancak 5194 sayılı Kanun ile getirilen değişiklikle, söz konusu fiillere uygulanacak yaptırımlarda, hakime takdir yetkisi tanınmış, geçmişte tecavüz fiiline uygulanan ve seçimlik olmayan bu cezaların olayın niteliğine göre tek tek veya bütün olarak verilmesi imkanı sağlanmıştır.

Buna göre;
a) Gerçeğe aykırı kimlik bildiriminde bulunanlar, sınai hak koruması olduğunu belirten işareti yetkisi olmadan kaldıranlar, kendini haksız olarak başvuru veya hak sahibi olarak gösterenler hakkında 1-2 yıl hapis veya 15,57-30.02 YTL para cezası veya her ikisine,
b) Hak sahibi olmadığı veya tasarruf yetkisi bulunmadığı halde hukuki işlemlerde bulunanlar veya hak sahibi olmadığı halde, hakkın sahibi olduğu izlenimi uyandıracak şekilde kullananlar hakkında 2-3 yıl hapis veya 30.02-51.15YTL para cezası veya her ikisine,
c) Tecavüz teşkil eden fiilleri işleyenler hakkında da 2-4 yıl hapis veya 30.02-51.15 YTL para cezası veya her ikisine, ayrıca işletmenin en az bir yıl kapatılması ve aynı süre ticaretten men cezasına hükmolunmaktadır.

Uygulanacak para cezaları TCK’nun Ek 2 maddesi uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle bulunan tutardır. Kanunlardaki para cezaları, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.
Ancak, 12.10.2004 tarih ve 25611 sayılı RG’de yayımlanan 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 52. maddesi ile para cezalarının cezadan beklenen amaçları karşılamaktan uzak olduğu, özellikle enflasyon nedeniyle Türk parasının değerinin düşmesi karşısında, para cezalarını artırmak için sık sık yapılan kanun değişikliklerinin uygulamada çeşitli sorunlara yol açması, bu sorunların giderilmesi için para cezasının miktarının belirlenmesinde “memur maaş katsayısı” veya “yeniden değerleme oranı” gibi dikkate alınan ölçütlerin ceza hukuku ilkeleriyle bağdaşmaması nedenleriyle düzenleme yapılmış ve gün para cezası olarak adlandırılan ve günümüzde bir çok ülkede uygulanan sisteme geçilmiştir ve söz konusu yaptırım adli para cezası olarak ifade edilmiştir. Adli para cezasına hükmederken hakim önce suç karşılığı olarak kanundaki sınırlar arasında gün birimi sayısını saptayacaktır. Toplam gün birimi sayısı belirlenirken hakim cezanın bireyselleştirilmesindeki ölçüleri esas alarak bir sonuca varacaktır. Örneğin yüz gün birimi gibi. İkinci aşamada ise kişinin ekonomik ve diğer şahsi halleri göz önünde tutularak bir gün biriminin parasal miktarı tayin edilecektir. Bu miktarı hakim kişinin mal varlığını ve bir günde kazandığı veya kazanması gereken gelirini dikkate alarak tayin edecektir. Ör. 50 YTL gibi. Daha sonra toplam gün birimi sayısı ile bir gün biriminin parasal miktarı çarpılarak adli para cezasının miktarı tespit edilecektir. Bu düzenlemenin yürürlük tarihi 01/04/2005 dir.

Ayrıca, sınai haklarla ilgili suçlar için öngörülen hapis cezalarının tecil edilemeyeceğine ve paraya çevrilemeyeceğine dair bir hüküm bulunmadığından, koşulların mevcut olması halinde bu hapis cezaları paraya çevrilebilmekte ve tecil edilebilmektedir.

Hukuk davalarında görevli mahkemeler:
Sınai haklarla ilgili davalarda görevli mahkeme ihtisas mahkemeleridir. Bu mahkemeler tek hakimli olarak görev yaparlar. Asliye hukuk ve asliye ceza mahkemelerinden hangilerinin ihtisas mahkemesi olarak görevlendirileceği ve bu mahkemelerin yargı çevresini Adalet Bakanlığının teklifi üzerine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu belirler.

İstanbul ve Ankara’da Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleri ve diğer yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri olarak belirlenmiştir.

Ceza davalarında görevli mahkemeler
İstanbul, Ankara ve İzmir’de Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemeleri ve diğer yerlerde Asliye 3. Ceza, yoksa Asliye Ceza Mahkemeleri olarak belirlenmiştir.

Yetkili mahkemeler:

Hak sahibi tarafından, üçüncü kişiler aleyhine açılacak hukuk davalarında yetkili mahkeme, davacının ikametgahının olduğu veya suçun işlendiği veya tecavüz fiilinin etkilerinin görüldüğü yerdeki mahkemedir.

Davacının Türkiye’de ikamet etmemesi halinde, yetkili mahkeme, vekilinin iş yerinin bulunduğu yerdeki mahkeme, eğer vekillik kaydı silinmiş ise, Enstitünün merkezinin bulunduğu yerdeki (Ankara’daki) mahkemedir.

Üçüncü kişiler tarafından hak sahibi aleyhine açılacak davalarda yetkili mahkeme, davalının(hak sahibinin) ikametgahının bulunduğu yerdeki mahkemedir. Hak sahibinin Türkiye’de ikamet etmemesi halinde, ikinci fıkra hükmü uygulanır.

Birden fazla mahkemenin yetkili olduğu durumda, yetkili mahkeme, ilk davanın açıldığı mahkemedir.

4- Markanın Hükümsüzlüğü

Hükümsüzlük davaları, TPE tarafından incelenmiş ve kendisine geçerli bir tescil belgesi verilmiş bir sınai hakkın, belge verilme şartlarının aslında var olmadığı ve belgenin haksız yere verildiği gerekçesi ile hükümsüzlüğüne karar verilmesi istenebilir. Hükümsüz gerekçeleri, 556 sayılı KHK nin 42 nci maddesinde hüküm altına alınmıştır. Buna göre, KHK de düzenlenen mutlak ve nispi red nedenleri, markanın hükümsüzlüğüne de gerekçe olabilmektedir. Öte yandan, bir markanın tescil tarihinden itibaren beş yıl kullanılmaması veya bu kullanıma beş yıl için ara verilmiş olması halinde de markanın hükümsüz kılınması mümkündür. Marka sahibinin davranışları nedeni ile marka, tescilli olduğu mal ve hizmetler için yaygın bir ad haline gelmişse veya markanın ortak marka olması halinde teknik yönetmeliğe aykırı bir kullanım söz konusu ise, markanın hükümsüzlüğüne karar verilebilir. Ancak, bir markanın tescil tarihinden önce kullanılmış ve tescile konu mallar veya hizmetlerle ilgili olarak ayırt edici bir nitelik kazanmış olması halinde, mutlak red nedenleri arasında sayılan a, c ve d bentlerine göre hükümsüz kılınamayacağına ilişkin düzenlenme, genel kurala istisna getirmektedir.

Markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi halinde kararın sonuçları geçmişe etkilidir. Hak sahibinin kötü niyetli olarak hareket etmesinden kaynaklanan, zararın giderilmesine ilişkin tazminat talepleri saklı kalmak üzere, hükümsüzlüğün geriye dönük etkisi aşağıdaki durumları etkilemez. a) hükümsüz sayılmadan önce bir sınai hakka tecavüz sebebiyle verilen hukuken kesinleşmiş ve uygulanmış kararlar b) hükümsüzlüğe karar verilmeden önce yapılmış ve uygulanmış sözleşmeler. Hükümsüzlüğe ilişkin karar herkese karşı hüküm doğurur.

Öte yandan, menfaati olan herkes fiillerinin sınai hakka tecavüz teşkil etmediğine karar verilmesini talep edebilir. Bu davanın açılmasından önce, kendisinin Türkiye’de giriştiği veya girişeceği sınai faaliyeti sonucu üretilen ürünlerde kullanacağı markanın başkasına ait bir marka hakkına tecavüz teşkil edip etmediği hakkında, hak sahibinden görüşlerini bildirmesini noter aracılığı ile talep eder. Bu talebin hak sahibine tebliğinden itibaren bir ay içinde hak sahibinin cevap vermemesi veya verilen cevabın menfaat sahibi kişi tarafından kabul edilmemesi haklinde, menfaat sahibi söz konusu davayı açar. Ancak bu dava, sınai hakka tecavüzden dolayı kendisine karşı dava açılmış bir kişi tarafından açılamaz. Bu dava hükümsüzlük davasıyla birlikte de açılabilir.

 

[1] Sunum, Av. Samiye EYUBOĞLU, Gülden BAL, Uğur G. YALÇINER tarafından müştereken gerçekleştirilmiştir.

Av. Samiye EYUBOĞLU

17 Aug

New Legal Remedy in Turkish Law

Davayı kaybettim. Şimdi ne yapacağım?

Bugüne kadar dava aleyhine sonuçlanan taraf, kararı temyiz etme hakkına sahipken, Temmuz 2016’da yeni bir kanun yolu yürürlüğü girmiştir. Biz de yalnızca hukuk camiasını ilgilendiren güncel bir konuyu değil, günden güne Türkiye’yi adapte etmeye çalıştığımız “AB kriterleri” arasında en önemlisi olan hukuk sistemimizde uygulanmaya başlanan yepyeni bir hukuk yolunun haberini paylaşmak için sabırsızlandık!

Avrupa’da yaygın olarak yerleşik, Türk Yargı sistemine ise planlandığı 2004 yılından 12 yıl sonra 2016 da merhaba diyen istinaf kanun yolu, “ikinci derece mahkemelerinde yargılama” olarak kabul edilmiştir. Yani, davaların görüldüğü ilk mahkemeler olan “ilk derece mahkemeleri” ile bu mahkemelerin aldığı kararların temyiz edildiği Yargıtay aşaması arasına yeni bir yargı yolu olan istinaf eklenmiştir. İstinaf yargılaması Bölge Adliye Mahkemeleri(BAM) tarafından yapılmaktadır. Nasıl ki bir davayı kaybeden tarafın belli şartlar altında kararı temyiz etme yani Yargıtay’a götürme imkanı var ise, artık yine belli şartlar sağlandığında direk Yargıtay’a değil, öncesinde BAM’a başvurma imkanı gelmiştir. Hükümleri usul kanunumuzda yer alan bu yargı yolunun amacı uyuşmazlıkların denetimini arttırmak, en az hata ile sonuca ulaşılmasını sağlamak ve Yargıtay’ın iş yükünü azaltmaktır.

Telaffuzundan anlaşıldığı üzere istinaf ‘Arapça’ kökenli bir kelime olup “Yeniden başlamak” anlamına gelmektedir. Yeni bir kanun yolu olarak ise istinaf, ilk derece mahkemesinin verdiği kararı kabul etmeyerek bir üst mahkemeye başvurup “feshini” isteme anlamına gelmektedir.

Kısaca, BAM’lar maddi olayın tespitinde hata görürlerse, yerel mahkemenin verdiği hükümle bağlı olmaksızın davaya yeni baştan bakacak ve iki tip karar vereceklerdir. Yargıtay’daki gibi ilk derece mahkeme kararını doğru bulursa “onama” yanlış bulursa “bozma” kararı değil, yerine “istinaf talebinin reddi” veya “kararı kaldırma” kararları verilecektir.

Kullanımda ne gibi sonuçlar doğuracağını anlayabilmek için uzunca süreye ihtiyaç olmakla beraber; dileriz ki yıllarca bekleyen dosyaların sayısı azalır ve adil kararlar alınmasında yeni bir yol olur.

Av. Gizem KARPUZOĞLU & Av. Başak ÖZTÜRK

Komag, 14.2.2017, “PEKİ AMA NASIL?”

1 2
en_USEnglish
tr_TRTurkish en_USEnglish