MAKALELER VE SUNUŞLAR

MUVAFAKATNAME

EYUBOĞLU AVUKATLIK BÜROSU 2018-2019 YILI
AVUKATLIK STAJI ÖDEVİ
MUVAFAKATNAME
Av. Turan KOCAKAYA

1 | S a y f a
MUVAFAKATNAME
“LETTER OF CONSENT”
ÖZ
Turan KOCAKAYA*
6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (“SMK”) ile marka hukukumuza yeni bir uygulama alanı getiren muvafakatname, her yeni hukuki müessese gibi birçok düşünülmesi gereken şeyi de beraberinde getirmektedir. Mutlak ret nedenlerinden SMK m.5.1.(ç)’nin aşılmasını sağlayan muvafakatname ile artık aynı ve ayırt edilemeyecek kadar benzer markaların birlikte tescil edilebilmesi mümkün hale gelmiştir. Böylece marka hukukunda yer alan teklik ilkesi ve kaynak gösterme fonksiyonu tekrar tartışılmalı ve sınırların yeniden çizilmesini gerektirmiştir.
Anahtar Kelimeler: muvafakatname, markaların birlikte var olma sözleşmesi, mutlak ret nedenleri, marka.
ABSTRACT
With the Industrial Property Law no. 6769 (“SMK”), the letter of consent which brings a new field of practice to our trademark law brings many things to be considered like every new legal institution. It is now possible to register the same and highly similar trademarks together with the letter of consent which provides an exemption to SMK Art. 5.1 (d) of the absolute ground of refusals. Therefore, the uniqueness principle and citation function in trademark law should be discussed again and the boundaries have to be redrawn.
Keywords: letter of consent, trademark co-existence agreement, absolute grounds of refusal, trademark.
* 2018-2019 Eyuboğlu Avukatlık Bürosu Stajyer Avukatı.
2 | S a y f a
I. GİRİŞ
Bu çalışma kapsamında marka hukukumuza SMK1 ile birlikte giren muvafakatnameyi inceleyeceğiz. Öncelikle muvafakatnamenin tanımı ve unsurları açıklanacak ve sonrasında hukuki niteliğinin ne olduğu sorununa değineceğiz. Hukukumuza yeni giren bir uygulama olması ile birlikte hukuki niteliğinin belirlenmesi önem arz etmektedir. Ardından muvafakatname ile birlikte marka hukukunda yer alan ilkelere etkilerden bahsedilecektir.
II. MUVAFAKATNAME
A. TANIM
SMK m.5.3 göz önünde bulundurularak muvafakatnamenin tanımı şu şekilde yapılabilir: Muvafakatname; önceki tarihli tescilli/başvuru durumundaki marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek derecede benzer olan bir işaretin marka tescil başvurusuna konu edilmesine yarayan ve önceki tarihli bu marka karşısında işaretlerin benzerliği/karıştırılma ihtimali gerekçesiyle reddedilmesini engellemeye yarayan, önceki tarihli tescilli/başvuru durumundaki marka sahibinin rızasını içerir belgedir.
Tanımdan anlaşılacağı üzere, muvafakatnameden bahsedebilmek için, aynı veya ayırt edilemeyecek derecede benzer olan ve başvuru tarihleri farklı olan iki markanın varlığı gerekmektedir2. Bu markalardan başvuru tarihi önce olan marka, olağan akış içerisinde TÜRKPATENT tarafından mutlak ret nedenlerinden 5.1.ç gereğince re’sen reddedilecektir. SMK m. 5.1.ç’de yer alan markaların aynı veya ayırt edilemeyecek derecede benzer olmalarına ilişkin mutlak ret nedeni Avrupa Birliği’nde mutlak ret nedenleri arasında yer almamakta, ülkemizde de gün geçtikçe bu mutlak ret nedeninin varlığı sorgulanmaktadır3. SMK ile birlikte, bu mutlak red nedeni muvafakatname ile aşılabilir hale getirilmiş ve üçüncü kişilerin bu mutlak ret nedenine dayanarak hükümsüzlük davası açmalarının önüne geçilmiştir. Dolayısıyla artık bu mutlak red nedeninin yumuşatıldığı söylenebilir.
Bu mutlak ret nedenini aşmak için getirilmiş olan muvafakatname için kanun gerekçesinde de şu ifadelere yer verilmiştir: “Söz konusu hükümle birbirleriyle ekonomik veya diğer yönlerden bağlı olanlar başta olmak
1 10.01.2017 RG, 29944.
2 Güneş, s. 64 vd; Memişoğlu, s. 521 vd.
3 EUTMR 2017/1001 Art. 7 “Absolute grounds for refusal” (www.eur-lex.europa.eu Erişim
Tarihi: 25.11.2019).
3 | S a y f a
üzere, başvuru sahiplerinin piyasada birlikte var olma yönünde ortaya koydukları iradenin korunması amaçlanmıştır.”4 Böylece mutlak ret nedenleri her ne kadar kamu düzenine ilişkin olursa olsun, bu kamu düzenine ilişkin olan nedenlerden SMK m.5.1.ç’de düzenlenmiş olan ret nedeni kanuni düzenleme ile birlikte tarafların iradesi ile aşılabilir hale gelmiştir. O halde artık bu mutlak ret nedeninin kamu düzenine ilişkin olması niteliğinin de tartışmalı hale geldiğini söylemek yanlış olmayacaktır5.
B. UNSURLARI
Kanunda muvafakatnamenin yalnızca SMK m.5.1.ç kapsamında reddini engelleyeceği belirtilmiş ayrıntıları ise yönetmeliğe bırakılmıştır.
Sınai Mülkiyet Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Yönetmelik m.10’da muvafakatname ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Buna göre muvafakatnamenin unsurları şu şekilde sıralanabilir:
a) Kurum tarafından geçerli kabul edilen imzalı form şeklinde düzenlenmesi gerekmektedir
Ekte yer verilen TÜRKPATENT tarafından hazırlanmış ve TÜRKPATENT’e ait internet sitesinden ulaşılabilir olan formun muvafakatname veren tarafından doldurularak imzalanması gerekmektedir. Bu muvafakatname formunun içerisinde;
✓ Muvafakat verilen başvuru sahibi veya sahiplerinin kimlik ve iletişim
bilgileri
✓ Muvafakat formunun başvuru aşamasında sunulması halinde muvafakata konu marka örneği, karara itiraz aşamasında sunulması halinde muvafakata konu başvuru numarası.
✓ Muvafakat veren başvuru veya marka sahiplerinin kimlik ve iletişim bilgileri ile muvafakata konu önceki tarihli başvuru veya markalara ait başvuru veya tescil numaraları.
✓ Muvafakat verilen mal veya hizmetler ile bunların sınıf numaraları
✓ Muvafakat formu veya marka sahibi tarafından imzalanmış ise muvafakat yetkisini içeren noter onaylı vekaletname veya söz konusu vekaletnamenin noter onaylı örneği.
4 www.tbmm.gov.tr/kanunlarvekararlar.htm (Erişim Tarihi 24.11.2019).
5 Arkan, s. 9; Güneş, s. 66; Memişoğlu, s. 470, 519 vd.
4 | S a y f a
b) Noter tarafından onaylanması gerekmektedir
Yönetmelik m. 10.1 de belirtildiği üzere TÜRKPATENT’e internet sitesinden ulaşılan formun doldurulduktan sonra TÜRKPATENT’e sunulmadan önce noter tarafından onaylanması gerekmektedir.
c) Muvafakat verilen marka başvurusu hakkında kurum tarafından nihai ret kararı verilmeden önce sunulmalıdır.
Muvafakatname, marka başvurusu esnasında sunulabileceği gibi, marka başvurusu hakkında TÜRKPATENT tarafından nihai olarak red kararı verilmeden önce sunulması gerekmektedir. Zira, kurum nezdindeki başvuru süreci olumsuz olarak kesinleşmeden önce sunulması gerekmektedir ki, muvafakatnamenin fonksiyonu yerine getirilebilsin.
d) Kayıtsız ve şartsız olmalıdır.
Muvafakatname, kayıtsız ve şartsız olarak verilmelidir. Zira muvafakatname ile birlikte yeni bir marka hakkı oluşturulmakta ve bu marka hakkı muvafakatname verene ait marka başvurularından bağımsız olmaktadır.
Muvafakatname kayıtsız ve şartsız olmakla birlikte muvafakatname içeriğinde, muvafakat edene ait markanın tescilli olduğu bir kısım mallar yönünden muvafakat edilmek suretiyle bir kısıtlama yapılabilmesi mümkündür. Bununla birlikte, zaman ve yer yönünden herhangi bir kısıtlama yapılamayacağı gibi, geciktirici ya da bozucu şart da öngörülemez.
e) İnhisari lisans sahipleri varsa bunların yazılı izinlerinin alınması
gerekmektedir.
Muvafakatname ile birlikte, muvafakat verene ait marka hakkından bağımsız bir hak meydana getirilmekte olduğu için, o marka hakkı üzerinde inhisari lisans sahiplerini de yakından ilgilendirmektedir. Zira, inhisari lisans sahipleri kural olarak o markayı kullanmakla tek yetkili kişidir.
III. MUVAFAKATNAMENİN HUKUKİ NİTELİĞİ
Muvafakatnamenin hukuki niteliğinin ne olduğu sorusu birçok açıdan önem taşımaktadır. Öncelikle, bu yeni kurumun hukuki niteliği ona uygulanacak olan hukukun belirlenmesi noktasında yol göstereceği gibi Avrupa Birliği uygulamalarından yararlanırken daha dikkatli olmamızı ve kavram kargaşası yaşamamamızı sağlayacaktır. Bu çerçevede, muvafakatnamenin niteliği noktasında karşımıza iki ana başlık çıkmaktadır. Bunlardan ilki yenilik doğuran hak olup diğeri ise sözleşmedir.
5 | S a y f a
A. TEK TARAFLI İRADE BEYANI
Yenilik doğuran haklar kısaca, sahibine tek taraflı bir irade açıklaması ile yeni bir hukuki durum yaratma, mevcut bir hukuki durumun değiştirilmesi ve sona erdirilmesi yetkisi tanımaktadırlar. Burada irade açıklamasının vardığı tarafın herhangi bir irade beyanına gerek olmaksızın yenilik doğuran hakkın kullanılmasının sonuçları meydana gelir.
Yukarıda (bölüm II, başlık B) muvafakatnamenin unsurları sayılmış ve muvafakat veren tarafından imzalanan bir belge olduğu ortaya koyulmuştu. TÜRKPATENT tarafından hazırlanmış olan ve ekte yer verilen muvafakatname formuna bakıldığında da yine bu durum açık bir şekilde görülmektedir. Bununla birlikte, muvafakatnamenin muvafakatname alan tarafından kuruma sunulması gerektiği de belirtilmiştir. O halde, burada tartışılması gereken, yeni hukuki durumun muvafakatname vermekle mi yoksa o muvafakatnamenin kuruma sunulması anında mı meydana geldiğidir. Zira, yenilik doğuran haklarda bilindiği üzere irade beyanı karşı tarafa varmakla hüküm ve sonuçlarını doğurmaktadır.
Muvafakatnamenin verildiği zaman, hüküm ve sonuçlarını doğurduğu anın değerlendirilmesinde dikkate alınmalıdır. Muvafakatname marka başvurusu yapılmadan önce verildiği takdirde hüküm ve sonuçlarını doğurduğu anın, muvafakatnamenin karşı tarafa vardığı an olarak değerlendirilebilir. Zira bu durumda, muvafakatname kendisine ulaşan kişi, muvafakate konu marka başvurusunu kurum tarafından resen yapılan bir incelemede mutlak ret nedenine takılmaksızın yapma hakkını elde etmiş olacaktır. Burada artık bu hakkı elde eden kişinin bu hakkını kullanıp kullanmaması o hukuki durumda bir değişikliğe yol açmamaktadır.
Bununla birlikte, başvurunun yapılmasından sonra verilen muvafakatnamenin ise hüküm ve sonuçlarını doğurduğu anın, TÜRKPATENT’ e sunulduğu an olarak kabulü daha sağlıklı bir yaklaşım olacaktır. Zira, muvafakatname karşı tarafa ulaşsa dahi, karşı tarafça kuruma sunulmadığı takdirde yine SMK m. 5.1.ç TÜRKPATENT tarafından resen uygulanacak ve marka başvurusu reddedilecektir.
Ayrıca, hukukun genel ilkelerinden çoğun içinde az da vardır/in toto et pars continetur ilkesi gereğince muvafakatname sadece 5.1.ç bakımından marka başvurusunun önünü açmayacak, TÜRKPATENT tarafından mutlak ret nedenleri kapsamında başvuru reddedilmeyip Marka Bülteni’nde yayınlandığı takdirde de SMK m. 6/1, 6/4 ve 6/5
6 | S a y f a
kapsamında başvuruyu korumaya alacaktır6. Bu durumda da, muvafakatnamenin hüküm ve sonuçlarını doğurduğu anın başvuru sahibine ulaştığı an olarak değerlendirilmesi mümkün olabilecektir. Zira bu durumda muvafakatname karşı tarafa ulaştığı anda muvafakati alan tarafın bu işaret üzerinde muvafakat verenin itirazına konu olmayacağına dair bir güvenli hukuki durum yaratır. Burada hakkın kullanılıp kullanılmadığı yine önem taşımayacaktır.
B. SÖZLEŞME-MARKALARIN BİRLİKTE VAR OLMA SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA BAKIŞ
Muvafakatnamenin, TÜRKPATENT formu dikkate alındığında tek taraflı olarak düzenlenen bir belge olduğu açıktır. Bununla birlikte uygulamada ticari hayatın bir gerekliliği olarak muvafakat etme işlemi karşılıksız olarak yapılan bir işlem değildir. Zira bir marka sahibinin, kendisine ait işaret üzerinde ücretsiz olarak bağımsız bir hak yaratılmasına izin vermesi ticari hayatın olağan akışına da aykırıdır.
Uygulamada çoğu zaman muvafakat sözleşmesi adı altında iki taraflı/ivazlı bir sözleşme söz konusu olmaktadır7. Bu sözleşmede, taraflardan biri tescilli markasına ait işaretin aynısını ya da ayırt edilemeyecek kadar benzerini marka tescil başvurusuna konu etmesine muvafakat etmeyi, diğer taraf ise bu muvafakate karşılık belirli bir ücret ödemeyi üstlenir8. Bu sözleşme esasında markaların birlikte var olma sözleşmesi olup, isimsiz bir sözleşme olduğundan dolayı, tarafların karşılıklı muvafakatleri de bu sözleşmede tarafların edimleri olabilecektir.
Bu taraflardan en az birinin, kendi adına tescilli markanın aynısını ya da ayırt edilemeyecek kadar benzerini marka tescil başvurusuna muvafakat etmeyi üstlendiği sözleşmelere markaların birlikte var olma sözleşmesi olarak nitelendirmek doğru olacaktır. Uygulamada kimi zaman markaların birlikte var olma sözleşmesi/ trademark co-existence agreement ile muvafakatname birbirine karıştırılsa da, esas olarak muvafakatname markaların birlikte var olma sözleşmesinde taraflardan en az birinin edimi olarak karşımıza çıkmaktadır.
6 Güneş, 68.
7 Markaların birlikte var olma sözleşmesinin ayrıntılı incelemesi için bkz: Memişoğlu, 521 vd.; Kılıç Ahmet Hasan; Markaların Birlikte Var Olma Sözleşmesi, Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, 2017(2), s. 77-96.
8 Memişoğlu, s. 529 vd.
7 | S a y f a
Avrupa Birliği’nde uygulaması olan markaların birlikte var olma sözleşmesinde, kimi zaman markaların tescil edilmeden birlikte var olmaları da sözleşmeye konu olabilmekteydi. Ancak Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından verilen bir kararda, marka tescil başvurusuna muvafakat etmeyi içermeyen markaların birlikte var olma sözleşmelerinin geçersiz olacağına hükmedilmiştir9. Bu nedenle, muvafakatnamede taraflardan birinin ediminin muhakkak marka tescil başvurusuna izin vermesini içermesi gerekmektedir10.
IV. MUVAFAKATNAMENİN GETİRDİĞİ SORUNLAR
A. MARKANIN TEKLİĞİ İLKESİNİN ORTADAN KALKMASI
Marka hukukuna hakim olan ilkelerden teklik ilkesi gereğince bir tescilli markanın tek bir sahibi olduğu benimsenmiştir11. Böylece, markanın kaynak gösterme fonksiyonunu da yerine getirdiği söylenebilir. Ancak muvafakatname ile artık bir işaret üzerinde birden fazla marka tescili ve birden fazla farklı kişinin bu işaret üzerinde hak sahibi olması teklik ilkesinin istisnalarından birisi haline gelmiştir12. Teklik ilkesine istisna olan muvafakatname ile birlikte aynı zamanda markanın kaynak gösterme fonksiyonu da zayıflamıştır.
Esasında, SMK m. 9 anlamında lisans yoluyla markanın kullandırılması da hak sahibinin kullanımı olarak sayılmış ve kullanım ispatının bu yol ile de sağlanabileceği belirtilmiştir. O halde, bir marka sahibi markasını kendisi kullanmaksızın çeşitli kişilere lisans vermek suretiyle de markasal kullanımı gerçekleştireceği ve korumasını sürdüreceği göz önüne alındığında esasen marka hukukunda teklik ilkesinin halihazırda çok zayıf bir hale geldiği de görülmektedir.
Bununla birlikte, uluslararası Paris Sözleşmesi’nin 5.c.(3) maddesi hükümleri uyarınca, muvafakatnamenin tüketicileri yanıltmayacak şekilde kullanılması hususu düzenlenmiş olup, hukukumuzda da TMK 2 ve bu sözleşme maddesi uyarınca muvafakatnamede bu ilkenin geçerli olduğunu kabul etmek doğru olacaktır. Paris Sözleşmesi m.5.c.(3) şu şekildedir: “Aynı markanın benzer veya mümasil eşyalar üzerinde,
9 General Court of the European Union, Agricola Italiana Alimentare Spa (AIA) v. EUIPO,
T-389/16 (www.curia.europa.eu Erişim Tarihi: 25.11.2019).
10 Giannino, s. 960-962.
11 Arkan, s. 6; Güneş, s. 92; Suluk (Karasu/Nal), s. 8.
12 Güneş, s. 52; Memişoğlu, s. 519; Karasu (Suluk/Nal), s. 178.
8 | S a y f a
korumanın talep edildiği ülkenin dahili kanun hükümleri uyarınca markanın müşterek sahibi olarak telakki edilen sınai veya ticari kuruluşlar tarafından aynı anda kullanılması, kamuyu yanıltmamak ve kamu menfaatine aykırı olmamak şartıyla, bu markanın tescilini engellemeyecek ve Birlik ülkelerinden sağlanan korumayı azaltmayacaktır.” Uygulayıcıların da bu ilkeyi dikkate alarak uygulamalarını gerçekleştirmelerine dikkat etmeleri gerekmektedir13.
B. MARKA DEĞERİNİN KORUNMASINI SAĞLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Muvafakatname verilecek marka üzerinde üçüncü kişilerin sınırlı ayni haklara sahip olması durumunda çok ciddi sorunlarla karşılaşılması mümkündür. Zira, yukarıda da ayrıntılarıyla açıklandığı üzere, inhisari lisans sahipleri haricinde; marka hakkı üzerine haciz veya tedbir konulmuş olması muvafakatname verilmesi engel bir durum teşkil etmeyecek görünmektedir. Bununla birlikte, icra hukukunda, hacizli malın değerinin korunması yükümlülüğü bulunmaktadır. Yine üzerine devre yönelik tedbir konulmuş bir markada da bu tedbiri aşmak amaçlı gerçekleştirilecek muvafakatname verme işlemlerinin yapılmasının önünde SMK kapsamında bir engel bulunmamaktadır. Buna karşın, bu işlemlerin hukuken geçerli olamayacağında herhangi bir şüphe bulunmamakta ve fakat bu işlemin geçersizliğinin de uyuşmazlığa konu edilmesi ve verilecek bir yargı kararı ile geçersiz hale getirilmesi gerekmektedir.
Kanımca, inhisari lisans sahiplerinde olduğu gibi, hacizli ve tedbirli markalarda da muvafakatname verilemeyeceği yönünde bir hüküm konularak üçüncü kişilerin haklarının en kolay yoldan ve etkin bir şekilde korunması sağlanmalıdır. Bu sebeple, en hızlı yöntem olan yönetmelik değişikliği ile bu şekilde bir hüküm getirilmesi gerekmektedir.
V. SONUÇ
Sonuç olarak, SMK m.5.3’te düzenlenen muvafakatname çeşitli yenilikler ile birlikte sakıncaları da birlikte getirmiştir. Kanun yapma tekniği açısından bakıldığında her yeni getirilen hukuki müessesenin sakıncaları ve faydalarının analiz edilmesi ve bu analizin sonucunda sakıncaları önleyecek bir biçimde kanun yapılması gereklidir. Her ne kadar Paris Sözleşmesi’nde bazı sakıncaları giderecek yönde bir ilke ortaya konmuşsa da, maalesef hakimlerimizin uluslararası sözleşmeleri uygulamakta yaşadıkları zorluk ve çekinceler göz önüne alındığında iç hukukta bu sakıncaları giderici birtakım düzenlemeler yapılması gerekliliği bulunmaktadır.
13 Arkan, s. 11.
9 | S a y f a
KAYNAKÇA
Arkan Sabih; Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 5.3.Maddesiyle İlgili Bazı Düşünceler, Batider, C. 33, S.3, s. 5-14.
Giannino Michele; A Coexistence Agreement Concerning EU Trade Marks Must Include the Explicit Consent of the Holder of Earlier Rights to the Registration of the Conflicting Mark, Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2017, Vol. 12 No:12, s. 960-962.
Güneş İlhami; 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Işığı ile Uygulamalı Marka
Hukuku, Ankara 2018.
Memişoğlu Sami Özgür; Marka Hukukunda Mutlak Ret Sebepleri, Ankara
2019.
Suluk Cahit/ Karasu Rauf/ Nal Temel; Fikri Mülkiyet Hukuku, Ankara 2019.