ARTICLES AND PUBLICATIONS

MARKA SAHİBİNİN HAKLARI, TECAVÜZ HALLERİ VE MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ

ÖZET

Üretim ve ticarette marka kullanımı kaçınılmazdır. İç ve dış pazarlarda kullanılan markaların bir kısmı tescilli iken bir kısmı da tescilsizdir. Kullanılan markaların bazıları da tescil başvurusu yapılmış ve işlemleri devam eden markalardır. Her üç halde de marka sahibinin mevzuattan doğan hakları ve bu hakları başkalarına karşı kullanma yetkileri söz konusudur.

Marka tescili zorunlu olmamakla birlikte tescilli marka sahibinin hakları ve bu konudaki işlemler ve yaptırımlar mevzuatta açıkça tanımlanmış olduğundan her zaman tercih edilmektedir. Marka tescil işlemleri de uzun bir süreç aldığından tescil başvurusu sahibinin başvurudan doğan haklarını kullanmasında belirli kısıtlar söz konusudur. Tescilsiz marka sahibinin ise gerek markayı kullanımının ispatı gerekse de bu konudaki yaptırımlar ayrıca tartışılması gereken bir konudur. Tescilli markaların hükümsüzlüğü ve hükümsüzlüğün etkileri de önemli konulardan biridir.

Bu bildiride; “marka sahibinin hakları, marka hakkına tecavüz halleri ve markanın hükümsüzlüğü konuları”,

– marka sahibinin hakları
– markaya tecavüz halleri
– tecavüz halinde açılabilecek davalar
– hukuk davaları
– ceza davaları
– markanın hükümsüzlüğü
başlıkları altında değerlendirilecektir.

1- Marka Sahibinin Hakları

Günümüzde iktisadi ve ticari hayattaki dinamizm karşısında, serbest piyasa ekonomisinin en önemli temel taşlarından birini oluşturan fikri hakların haksız ve izinsiz kullanımlara karşı etkin bir yasal koruma altına alınması zorunlu olmuştur. Fikri hakların etkin korunması, bir ülkedeki ekonomik gelişmişlik düzeyi ile doğrudan ilgilidir.

Üst bir kavram olan fikri mülkiyet haklarının altında yer alan sınai haklar içerisinde olan marka hakkı, gayri maddi (maddesel olmayan) bir mülkiyet hakkı olarak kabul edilebilir. Markanın tescili halinde, hak sahibinin, bu marka üzerinde tekelci kullanma yetkisi olmaktadır. Tecavüzde bulunan her üçüncü şahsa karşı ileri sürülebilmesinden dolayı, marka hakkı da, diğer sınai haklar gibi, sahibine mutlak bir egemenlik yetkisi vermektedir.

Markalar; bir işletmenin imalatını ve/veya ticaretini yaptığı malları ve/veya sunduğu hizmetleri, başka işletmelerin mal ve/veya hizmetlerinden ayıran işaretlerdir.

Markanın etkin korunmasının sağlanması için, 556 sayılı KHK gereğince tescil edilmesi gereklidir. Elbette ki, bir markanın ticari hayatta kullanımı için tescilli zorunlu değildir. Ancak, markanın etkin bir şekilde korunması isteniyorsa, tescil kaçınılmazdır. Zaten, 556 sayılı KHK hükümlerine göre de koruma tescil yoluyla elde edilir. Tescilli marka hakkının koruma süresi başvuru tarihinden itibaren başlar ve koruma süresince devam eder. Koruma süresi; markalarda on yıl olup, bu süre onar yıllık dönemler halinde yenilenebilir.

Marka için korumanın tescil yoluyla elde edileceğini söylemiştik. Bu anlamda tescil kurucu bir etkiye sahiptir. 556 sayılı KHK hükümleri çerçevesinde, tescilli marka sahibinin izni olmadan koruma kapsamındaki hakka ilişkin ürün veya hizmet üçüncü kişiler tarafından;
– üretilemez,
– piyasaya sunulamaz,
– satılamaz,
– sözleşme yapmak için icapta bulunulamaz,
– ithal veya ihraç edilemez,
– ticari amaçlı kullanılamaz veya bu amaçlarla elde bulundurulamaz,
– bu amaçlarla stoklanamaz.

 

Hak sahibinin tescilden doğan haklarını üçüncü kişilere karşı ileri sürebilmesi için başvurunun yayınlanmış olması gerekir. 556 sayılı KHK’nin 9/son fıkrasında marka tescil başvurusunun yayınlanmasından sonra gerçekleşen ve marka tescili ilan edilmiş olsaydı yasaklanması söz konusu olabilecek fiiller nedeniyle tazminat istenebileceği belirtilmiştir. Ancak başvurunun yayını ile doğan haklar, tescilin yayınıyla birlikte tescilli markadan doğan hakların kapsamı içinde değerlendirilir. Mahkeme öne sürülen iddiaların geçerliliğine ilişkin olarak tescilin yayınlanmasından önce karar veremez denilmektedir.

Yine 554 sayılı KHK da tasarım başvurusu yayınlandığı takdirde, başvuru sahibi tasarıma vaki tecavüzlerden dolayı hukuk ve ceza davası açmaya yetkilidir. Tecavüz eden başvurudan veya kapsamından haberdar edilmiş ise başvurunun yayınlanmış olmasına bakılmaz. Tecavüz edenin kötü niyetli olduğuna mahkeme tarafından hükmolunursa yayından önce de tecavüzün varlığı kabul edilir.

Yine 551 sayılı KHKnin 136/son md. Patent başvurusu yayınlandığı takdirde başvuru sahibi buluşa vaki tecavüzden dolayı hukuk ve ceza davası açmaya yetkilidir. Tecavüz eden başvurudan veya kapsamından haberdar edilmiş ise başvurunun yayınlanmış olmasına bakılmaz. Tecavüz edenin kötü niyetli olduğuna mahkeme tarafından hükmolunursa yayından önce de tecavüzün varlığı kabul edilir. Ancak mahkeme patent veya faydalı modelin verildiğine ilişkin ilanın ilgili bültende yayımlanmasından önce öne sürülen iddiaların geçerliliğine ilişkin karar veremez.

2- Markaya Tecavüz Halleri

Marka hakkına tecavüz sayılacak haller 556 sayılı KHK de ile belirlenmiş ve bu fiillere karşı hukuki ve cezai takibat imkanı, hak sahiplerine tanınmıştır.

Marka hakkına tecavüz halleri,
– Taklit etmek
– Taklit edildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği halde bu ürünleri satmak, dağıtmak veya bir başka şekilde ticaret alanına çıkarmak veya bu amaçlar için ithal etmek veya ticari amaçla elde bulundurmak
– Lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya üçüncü kişilere devretmek (556 sayılı KHK’nin 61 inci md.nin (d) bendi, Any. Mah.nin 2.3.2004 tarih ve 2002/92 E., 2004/25 K. sayılı kararı ile iptal edilmiştir.)
– İştirak, yardım veya bunları teşvik etmek veya hangi şekil ve şartlarda olursa olsun bu fiillerin yapılmasını kolaylaştırmak
– Kendisinde bulunan ve haksız olarak üretilen veya ticaret alanına çıkarılan eşyanın nereden alındığını veya nasıl sağlandığını bildirmekten kaçınmak

3- Tecavüz Halinde Açılabilecek Davalar

Hak sahibinin ihlal ya da tecavüz hallerinde yapacağı hukuki işlemler
1- Noter aracılığı ile ihbarname ya da ihtarname göndermek
2- Görevli ve yetkili mahkemede hukuk davası açmak
3- Görevli ve yetkili cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunmak

3.1. Hukuk Davaları

– Marka hakkına tecavüz fiillerinin durdurulması:

Bu dava ile sürmekte olan bir tecavüzün durdurulması istenir. Ayrıca tecavüz tehlikesinin söz konusu olduğu hallerde de bu tecavüzlerin önlenmesi amacıyla bu dava açılabilir.Bu davanın açılabilmesi için failin kusurunun bulunmasına gerek yoktur. Uygulamada tecavüzün durdurulması talepleri ile sınai hakkın üçüncü kişi tarafından ticaret unvanında kullanılması halinde karşılaşılmaktadır. Tescilli ticaret unvanı da hak sahibine TTK gereği bir inhisari hak sağlamaktadır. Burada iki mutlak hak çelişmektedir. Ancak her işaretin kendisi bakımından öngörülen işleve uygun olarak kullanılması şarttır. Ticaret unvanının tescilli sınai hak ile karıştırılma ihtimali yaratacak şekilde kullanılması söz konusu olduğunda, hak sahibi ticaret unvanının bu şekilde kullanılmasının engellenmesini mahkemeden talep edebilir.

– Tecavüzün giderilmesi davası:

Bu dava tecavüzün son bulmasından sonra, tecavüz nedeniyle ortaya çıkan sonuçların ortadan kaldırılmasına ilişkindir. bu davanın, el koyma, mülkiyetin devri, imha gibi tecavüzün giderilmesine yönelik yaptırımların ayrıca düzenlenmesi nedeniyle gereksiz olduğu doktrinde ileri sürülmekle beraber, doktrinde bu davanın daha geniş bir etki alanına sahip olduğu ve örneğin bir internet alan adının ya da bir ticaret unvanının terkinini bu dava ile talep etmenin mümkün olacağı belirtilmektedir.

– Tecavüz dolayısıyla üretilmesi veya kullanılması cezayı gerektiren eşya ile bu eşyaları üretmeye yarayan araçlara el konulması, bunlar üzerinde mülkiyet hakkı tanınması veya imhası
– Mahkeme kararının kamuya ilan yoluyla duyurulması
– Tazminat davaları
– maddi tazminat
– manevi tazminat
– itibar tazminatı (556 s. KHK md 68, 554 s KHK md.54) Sınai hakka tecavüz eden tarafından bu hakkın kötü veya uygun olmayan bir şekilde kullanılması sonucunda, o sınai hakkın itibarı zarara uğrarsa, hak sahibi ayrıca tazminat isteyebilir.

Maddi zararların tazmini hak sahibinin uğradığı fiili zararın yanı sıra yoksun kalınan kazancı da kapsamaktadır.

Yoksun kalınan kazancın hesaplanmasında;
– tecavüz edenin rekabeti olmasaydı, hak sahibinin elde edebileceği muhtemel gelir,
– tecavüz edenin tecavüz dolayısıyla elde ettiği gelir,
– tecavüz edenin, söz konusu hakkı bir lisans anlaşması ile kullanmış olması halinde ödemesi gereken lisans bedeli,

 

yöntemlerinden biri, hak sahibinin talebine göre dikkate alınır. Ayrıca yasal düzenlemelerde, mahkemenin ürünün satışında sınai hakkın önemli bir katkısının bulunduğu kanaatine vardığı takdirde kazancın hesaplanmasında makul bir payın daha eklenmesine karar verir. Sınai hakkın ilgili ürüne önemli bir katkısının olduğunun kabul edilmesi için ilgili ürüne olan talebin oluşmasında markanın, patent konusu buluşun, tasarımın belirleyici etken olduğunun anlaşılmış olması gerekir.

Diğer önlemler:
– Delillerin tespiti,
Hak sahibi, hakka tecavüz teşkil eden olayların tespitini mahkemeden talep edebilir.

– İhtiyati tedbir,
İhtiyati tedbir kararı verilebilmesi için, hak sahibinin Türkiye sınırları içinde hakkına tecavüz ediliyor olduğunu ya da tecavüz konusunda ciddi ve etkin çalışmalar yapıldığını ispat etmesi gerekir. (davanın etkinliğini temin etmek üzere) ispat yükümlülüğünün, TRIP’s 50/3 maddesindeki gibi davacının, makul olarak temini kendisinden beklenebilecek delilleri sunması şeklinde anlaşılması gerekmektedir. it. için Türkiye’de kullanılmakta olması koşulunun aranması isabetli değildir.

– Gümrüklerde el koyma,
Hak sahibinin yetkilerine tecavüz oluşturması nedeniyle cezayı gerektiren taklit mallara ithalat veya ihracat sırasında, serbest bölgelerde veya transit geçişlerde, hak sahibinin talebi üzerine gümrük idareleri tarafından ihtiyati tedbir niteliğinde el konulabilir. Gümrük idarelerindeki tedbir, el koyma kararının tebliğinden itibaren on gün içinde esas hakkında ihtisas mahkemesinde dava açılmaz veya mahkemeden tedbir niteliğinde karar alınmazsa idarenin el koyma kararı ortadan kalkar.

Fikri haklar, sahiplerine bir ürünün üretimi konusunda belli bir süre ile bir nevi tekel hakkı sağlamalarından ötürü cazip haklardır. Bu nedenle de hakkın tecavüze maruz kalması diğer haklara nazaran daha yüksek bir ihtimaldir. Tekel hakkı; satışın fazlalığı, yüksek kar marjı, rakip bulunmaması gibi sanayi ve ticaret alanındaki önemli avantajları içermektedir. Bu nedenin cazip kıldığı sınai haklara tecavüz fiillerine karşı “caydırıcı” yaptırımların bulunmaması halinde, her rakip bu haklara tecavüz suretiyle bu avantajlardan yararlanmaya ve ortak olmaya çalışabilecektir.

3.2- Ceza Davaları

556 sayılı KHK de, cezai müeyyideye bağlanan filler, aşağıda sıralanmıştır:
a) Gerçeğe aykırı kimlik bildiriminde bulunmak, sınai hak koruması olduğunu belirten işareti yetkisi olmadan kaldırmak, kendini haksız olarak başvuru veya hak sahibi olarak göstermek
b) Hak sahibi olmadığı veya tasarruf yetkisi bulunmadığı halde hukuki işlemlerde bulunmak veya hak sahibi olmadığı halde, hakkın sahibi olduğu izlenimi uyandıracak şekilde kullanmak
c) Tecavüz teşkil eden fiilleri işlemek

Sınai mülkiyet suçlarında kovuşturma şikayete bağlıdır. Bu suçlarda hak sahiplerinin dışında bir kısım kuruluşlarında şikayet hakkı vardır. Sınai mülkiyet suçlarıyla ilgili şikayetler acele işlerden sayılır. Şikayete tabi olması nedeniyle şikayetin yokluğu halinde bu suçlar hakkında herhangi bir takibat yapılmaz. Aynı şekilde şikayet üzerine başlatılan bir hazırlık soruşturması veya açılan bir kamu davası şikayetten vazgeçmeyle ortadan kaldırılır. Sanıkların birden çok olması halinde sanıklardan biri hakkında vuku bulacak vazgeçme diğerlerine de sirayet eder. Şikayetten vazgeçmenin bu suçlarla ilgili verilen cezaların infazına etkili olup olmayacağı açık değildir. Genel kural şikayetten vazgeçmenin cezaların infazına engel olmayacağıdır. Aksi yönde bir hüküm 4128 sayılı yasa ile getirilmediğinden bu suçlarla ilgili olarak da şikayetten vazgeçme cezaların infazına etkili olmaz.

Cezalar: Sınai mülkiyet suçları için hapis cezası, para cezası, işyerinin kapatılması ve ticaretten men cezası olmak üzere üç çeşit ceza öngörülmüştür. 5194 sayılı Kanunun 26.6.2004 tarih ve 25504 sayılı RG’de yayınlanarak yürürlüğe girmesinden evvel suçun subutu halinde hem hapis cezasına, hem para cezasına hem de bir kısım suçlarda işyerinin kapatılması ve ticaretten men cezasına birlikte hükmolunmakta idi.

Ancak 5194 sayılı Kanun ile getirilen değişiklikle, söz konusu fiillere uygulanacak yaptırımlarda, hakime takdir yetkisi tanınmış, geçmişte tecavüz fiiline uygulanan ve seçimlik olmayan bu cezaların olayın niteliğine göre tek tek veya bütün olarak verilmesi imkanı sağlanmıştır.

Buna göre;
a) Gerçeğe aykırı kimlik bildiriminde bulunanlar, sınai hak koruması olduğunu belirten işareti yetkisi olmadan kaldıranlar, kendini haksız olarak başvuru veya hak sahibi olarak gösterenler hakkında 1-2 yıl hapis veya 15,57-30.02 YTL para cezası veya her ikisine,
b) Hak sahibi olmadığı veya tasarruf yetkisi bulunmadığı halde hukuki işlemlerde bulunanlar veya hak sahibi olmadığı halde, hakkın sahibi olduğu izlenimi uyandıracak şekilde kullananlar hakkında 2-3 yıl hapis veya 30.02-51.15YTL para cezası veya her ikisine,
c) Tecavüz teşkil eden fiilleri işleyenler hakkında da 2-4 yıl hapis veya 30.02-51.15 YTL para cezası veya her ikisine, ayrıca işletmenin en az bir yıl kapatılması ve aynı süre ticaretten men cezasına hükmolunmaktadır.

Uygulanacak para cezaları TCK’nun Ek 2 maddesi uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle bulunan tutardır. Kanunlardaki para cezaları, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.
Ancak, 12.10.2004 tarih ve 25611 sayılı RG’de yayımlanan 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 52. maddesi ile para cezalarının cezadan beklenen amaçları karşılamaktan uzak olduğu, özellikle enflasyon nedeniyle Türk parasının değerinin düşmesi karşısında, para cezalarını artırmak için sık sık yapılan kanun değişikliklerinin uygulamada çeşitli sorunlara yol açması, bu sorunların giderilmesi için para cezasının miktarının belirlenmesinde “memur maaş katsayısı” veya “yeniden değerleme oranı” gibi dikkate alınan ölçütlerin ceza hukuku ilkeleriyle bağdaşmaması nedenleriyle düzenleme yapılmış ve gün para cezası olarak adlandırılan ve günümüzde bir çok ülkede uygulanan sisteme geçilmiştir ve söz konusu yaptırım adli para cezası olarak ifade edilmiştir. Adli para cezasına hükmederken hakim önce suç karşılığı olarak kanundaki sınırlar arasında gün birimi sayısını saptayacaktır. Toplam gün birimi sayısı belirlenirken hakim cezanın bireyselleştirilmesindeki ölçüleri esas alarak bir sonuca varacaktır. Örneğin yüz gün birimi gibi. İkinci aşamada ise kişinin ekonomik ve diğer şahsi halleri göz önünde tutularak bir gün biriminin parasal miktarı tayin edilecektir. Bu miktarı hakim kişinin mal varlığını ve bir günde kazandığı veya kazanması gereken gelirini dikkate alarak tayin edecektir. Ör. 50 YTL gibi. Daha sonra toplam gün birimi sayısı ile bir gün biriminin parasal miktarı çarpılarak adli para cezasının miktarı tespit edilecektir. Bu düzenlemenin yürürlük tarihi 01/04/2005 dir.

Ayrıca, sınai haklarla ilgili suçlar için öngörülen hapis cezalarının tecil edilemeyeceğine ve paraya çevrilemeyeceğine dair bir hüküm bulunmadığından, koşulların mevcut olması halinde bu hapis cezaları paraya çevrilebilmekte ve tecil edilebilmektedir.

Hukuk davalarında görevli mahkemeler:
Sınai haklarla ilgili davalarda görevli mahkeme ihtisas mahkemeleridir. Bu mahkemeler tek hakimli olarak görev yaparlar. Asliye hukuk ve asliye ceza mahkemelerinden hangilerinin ihtisas mahkemesi olarak görevlendirileceği ve bu mahkemelerin yargı çevresini Adalet Bakanlığının teklifi üzerine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu belirler.

İstanbul ve Ankara’da Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleri ve diğer yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri olarak belirlenmiştir.

Ceza davalarında görevli mahkemeler
İstanbul, Ankara ve İzmir’de Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemeleri ve diğer yerlerde Asliye 3. Ceza, yoksa Asliye Ceza Mahkemeleri olarak belirlenmiştir.

Yetkili mahkemeler:

Hak sahibi tarafından, üçüncü kişiler aleyhine açılacak hukuk davalarında yetkili mahkeme, davacının ikametgahının olduğu veya suçun işlendiği veya tecavüz fiilinin etkilerinin görüldüğü yerdeki mahkemedir.

Davacının Türkiye’de ikamet etmemesi halinde, yetkili mahkeme, vekilinin iş yerinin bulunduğu yerdeki mahkeme, eğer vekillik kaydı silinmiş ise, Enstitünün merkezinin bulunduğu yerdeki (Ankara’daki) mahkemedir.

Üçüncü kişiler tarafından hak sahibi aleyhine açılacak davalarda yetkili mahkeme, davalının(hak sahibinin) ikametgahının bulunduğu yerdeki mahkemedir. Hak sahibinin Türkiye’de ikamet etmemesi halinde, ikinci fıkra hükmü uygulanır.

Birden fazla mahkemenin yetkili olduğu durumda, yetkili mahkeme, ilk davanın açıldığı mahkemedir.

4- Markanın Hükümsüzlüğü

Hükümsüzlük davaları, TPE tarafından incelenmiş ve kendisine geçerli bir tescil belgesi verilmiş bir sınai hakkın, belge verilme şartlarının aslında var olmadığı ve belgenin haksız yere verildiği gerekçesi ile hükümsüzlüğüne karar verilmesi istenebilir. Hükümsüz gerekçeleri, 556 sayılı KHK nin 42 nci maddesinde hüküm altına alınmıştır. Buna göre, KHK de düzenlenen mutlak ve nispi red nedenleri, markanın hükümsüzlüğüne de gerekçe olabilmektedir. Öte yandan, bir markanın tescil tarihinden itibaren beş yıl kullanılmaması veya bu kullanıma beş yıl için ara verilmiş olması halinde de markanın hükümsüz kılınması mümkündür. Marka sahibinin davranışları nedeni ile marka, tescilli olduğu mal ve hizmetler için yaygın bir ad haline gelmişse veya markanın ortak marka olması halinde teknik yönetmeliğe aykırı bir kullanım söz konusu ise, markanın hükümsüzlüğüne karar verilebilir. Ancak, bir markanın tescil tarihinden önce kullanılmış ve tescile konu mallar veya hizmetlerle ilgili olarak ayırt edici bir nitelik kazanmış olması halinde, mutlak red nedenleri arasında sayılan a, c ve d bentlerine göre hükümsüz kılınamayacağına ilişkin düzenlenme, genel kurala istisna getirmektedir.

Markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi halinde kararın sonuçları geçmişe etkilidir. Hak sahibinin kötü niyetli olarak hareket etmesinden kaynaklanan, zararın giderilmesine ilişkin tazminat talepleri saklı kalmak üzere, hükümsüzlüğün geriye dönük etkisi aşağıdaki durumları etkilemez. a) hükümsüz sayılmadan önce bir sınai hakka tecavüz sebebiyle verilen hukuken kesinleşmiş ve uygulanmış kararlar b) hükümsüzlüğe karar verilmeden önce yapılmış ve uygulanmış sözleşmeler. Hükümsüzlüğe ilişkin karar herkese karşı hüküm doğurur.

Öte yandan, menfaati olan herkes fiillerinin sınai hakka tecavüz teşkil etmediğine karar verilmesini talep edebilir. Bu davanın açılmasından önce, kendisinin Türkiye’de giriştiği veya girişeceği sınai faaliyeti sonucu üretilen ürünlerde kullanacağı markanın başkasına ait bir marka hakkına tecavüz teşkil edip etmediği hakkında, hak sahibinden görüşlerini bildirmesini noter aracılığı ile talep eder. Bu talebin hak sahibine tebliğinden itibaren bir ay içinde hak sahibinin cevap vermemesi veya verilen cevabın menfaat sahibi kişi tarafından kabul edilmemesi haklinde, menfaat sahibi söz konusu davayı açar. Ancak bu dava, sınai hakka tecavüzden dolayı kendisine karşı dava açılmış bir kişi tarafından açılamaz. Bu dava hükümsüzlük davasıyla birlikte de açılabilir.

 

[1] Sunum, Av. Samiye EYUBOĞLU, Gülden BAL, Uğur G. YALÇINER tarafından müştereken gerçekleştirilmiştir.

Av. Samiye EYUBOĞLU